La decisión del Consejo de Estado se dio en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la empresa solicitante contra las resoluciones 58950 de 2012 y 46907 de 2013, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro marcario solicitado para el signo mixto BLACK OUT, destinado a productos como café, té, cacao, azúcar, panadería y confitería, entre otros.

Oposición y fundamento de la SIC

El conflicto surgió luego de que un tercero con interés directo, titular de marcas mixtas notoriamente conocidas como OREO, presentara oposición alegando similitud que podría causar confusión en el consumidor. La Superintendencia confirmó la negación argumentando riesgo de confusión basado en semejanzas gráficas y cromáticas.

Análisis del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, tras analizar el caso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, concluyó que: - El elemento predominante en las marcas mixtas es el denominativo, por lo que el cotejo se centró en las palabras BLACK OUT frente a OREO y OREO BARZ, excluyendo términos genéricos o de uso común como DUO y COOKIE. - No existe similitud ortográfica ni fonética entre BLACK OUT y las marcas OREO, pues difieren en extensión, composición y sonoridad. - Desde el punto de vista conceptual, BLACK OUT y OREO son signos de fantasía sin significados comunes, por lo que no hay riesgo de confusión ideológica. - No se configuró el riesgo de confusión o asociación previsto en la normativa comunitaria para negar el registro. - La notoriedad de la marca OREO, aunque reconocida, no es suficiente para impedir el registro si no hay riesgo de confusión o aprovechamiento indebido.

Conclusión y efectos de la sentencia

En consecuencia, la Sala declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas y ordenó conceder el registro de la marca BLACK OUT para los productos de la Clase 30, señalando además que no se impondrán costas a la entidad demandada. Esta sentencia reafirma la autonomía de las oficinas nacionales de propiedad industrial en la evaluación de solicitudes y la aplicación rigurosa de criterios técnicos para evitar confusiones en el mercado, garantizando el equilibrio entre la protección de marcas notorias y el derecho a la registrabilidad cuando no existe riesgo real de confusión para los consumidores. Con esta decisión, se fortalece la seguridad jurídica en materia de propiedad intelectual y se promueve un entorno favorable para la innovación y la competencia leal en el mercado nacional.