El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, resolvió la demanda presentada contra varias resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que negaron el registro como marca de diversos signos solicitados para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Antecedentes y pretensiones

La sociedad demandante solicitó el registro de diversos signos marcarios con la palabra “TROLLI” acompañada de diferentes expresiones para productos relacionados con alimentos y confitería. La empresa Procaps S.A., titular de varias marcas que incluyen la denominación “TROLLI” y otras expresiones, formuló oposiciones basadas en la similitud entre los signos, lo que llevó a la SIC a negar los registros por incurrir en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, debido al riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. La demandante solicitó la nulidad de las resoluciones administrativas que negaron el registro, argumentando entre otros aspectos la notoriedad internacional de su marca “TROLLI” y la supuesta mala fe en la obtención de la marca opositora por parte de Procaps S.A.

Análisis jurídico y decisión

El Consejo de Estado examinó primero la excepción de indebida acumulación de pretensiones planteada por la SIC y concluyó que no existió tal indebida acumulación, dado que las pretensiones estaban relacionadas y podían tramitarse conjuntamente. En cuanto a la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, se estableció que para su configuración se requiere comprobar: - La identidad o semejanza entre los signos solicitados y las marcas previamente registradas. - La identidad o similitud entre los productos o servicios que identifican dichos signos y marcas, que genere un riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Tras un detallado cotejo de los signos y marcas, tanto en su aspecto ortográfico como fonético, se concluyó que los signos solicitados reproducen la partícula “TROLLI”, que constituye la raíz y el elemento de mayor distintividad de las marcas opositora, y que las adiciones que acompañan a esta palabra no aportan carga semántica suficiente para evitar la confusión. El análisis conceptual determinó que las expresiones adicionales son de carácter fantasioso o no poseen significado relevante en el idioma castellano, por lo que no atenúan la similitud. Respecto a la conexión competitiva, se comprobó que los productos que identifican ambos signos y marcas pertenecen a la misma clase y comparten naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicidad, con productos como gomas y confitería que pueden ser sustitutos o complementarios entre sí. Por tanto, existe una vinculación tal que el consumidor podría asumir que los productos provienen del mismo empresario o que hay una relación comercial entre las partes. Se concluyó que existe riesgo efectivo de confusión directa e indirecta, así como de asociación, ya que el consumidor promedio podría creer que los productos provienen de una misma marca o empresa, lo que justifica la causal de irregistrabilidad invocada.

Sobre la alegada notoriedad internacional

En relación con la solicitud de la demandante de reconocer la notoriedad internacional de su marca “TROLLI” para obtener el registro de los signos, el Consejo de Estado recordó que la notoriedad debe acreditarse con pruebas contundentes que demuestren el grado de conocimiento en el sector pertinente y en el territorio donde se busca la protección. Se analizó la documentación y testimonios aportados, los cuales evidencian notoriedad en mercados internacionales, pero no en Colombia ni en los países miembros de la Comunidad Andina, por lo que no se acreditó la notoriedad en el territorio relevante. Además, el estudio de la notoriedad no es procedente en la etapa de solicitud de registro sino en procedimientos de oposición o cancelación. Por tanto, el argumento sobre notoriedad no desvirtúa la configuración de la causal de irregistrabilidad.

Otros aspectos

El Consejo de Estado enfatizó la autonomía e independencia de la oficina nacional en el análisis de registrabilidad, por lo que los registros obtenidos en otros países no obligan a conceder el registro en Colombia. Finalmente, respecto a la acusación de mala fe en la obtención de la marca opositora, se indicó que este tema debe ser objeto de un procedimiento independiente y no afecta la legalidad de los actos que negaron el registro de los signos solicitados.

Conclusión

El Consejo de Estado ratificó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de negar el registro como marca de los signos solicitados por la sociedad demandante. Se consideró que existe riesgo de confusión y asociación con marcas previamente registradas, y que no se acreditó la notoriedad de la marca internacional alegada. Por lo tanto, se negaron las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho. No se condenaron costas y se reconoció la personería del apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta sentencia reafirma la importancia de proteger los derechos marcarios y evitar la coexistencia en el mercado de signos que puedan generar confusión o asociación indebida en los consumidores, garantizando así la seguridad jurídica y la confianza en el sistema de propiedad industrial.