Antecedentes del caso

La demanda fue presentada contra las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada en contra del registro de la marca "TEZENIS" para productos de la clase 25, que comprende prendas de vestir, calzado y sombrerería. La parte demandante sostuvo que esta marca era similarmente confundible con su marca nominativa "TENNIS", registrada previamente para los mismos productos, lo que generaría un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Argumentos de las partes y procedimiento

La demandante fundamentó su oposición en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prohíbe registrar signos idénticos o similares a marcas anteriores cuando puedan causar confusión o asociación indebida. Se señaló la similitud ortográfica y fonética entre "TEZENIS" y "TENNIS", destacando que solo difieren en una letra y que ambas marcas identifican productos idénticos. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio defendió las resoluciones impugnadas, argumentando que la marca "TENNIS" posee un significado común y descriptivo, refiriéndose tanto al deporte como al tipo de calzado, lo que debilita su capacidad distintiva exclusiva. Además, sostuvo que "TEZENIS" no evoca ninguna idea reconocible y que la coexistencia de ambas marcas en el mercado no genera riesgo de confusión, especialmente por los canales de comercialización utilizados. El titular de la marca "TEZENIS" también se opuso a la demanda, indicando que las marcas son claramente diferentes en aspecto gráfico, visual y fonético, y que no existe riesgo de confusión. Durante el proceso, se solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para clarificar el alcance del artículo 136 literal a), que fue emitida en 2019. La interpretación estableció criterios para evaluar la semejanza y el riesgo de confusión entre signos distintivos, enfatizando el análisis ortográfico, fonético, conceptual y gráfico.

Análisis jurídico y decisión

El Consejo de Estado, en única instancia, analizó la legalidad de las resoluciones de la SIC y aplicó los criterios de cotejo de marcas indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se consideró que la palabra "TENNIS" es de uso común y descriptiva en relación con productos de la clase 25, especialmente calzado tipo tenis, lo que limita su carácter distintivo y capacidad de apropiación exclusiva. Se realizó un cotejo ortográfico y fonético entre ambas marcas. Se determinó que la inclusión de la sílaba intermedia "ZE" en "TEZENIS" genera una diferencia significativa en la estructura y pronunciación, disminuyendo la posibilidad de confusión. En cuanto a la similitud conceptual, "TENNIS" posee un significado claro asociado al deporte y tipo de calzado, mientras que "TEZENIS" es un término de fantasía sin significado reconocible, lo que impide una asociación directa. Dado que no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en la norma andina por falta de similitud que genere riesgo de confusión o asociación, el Consejo de Estado confirmó la validez del registro de la marca "TEZENIS".

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión ratifica la interpretación rigurosa de los criterios para evaluar la coexistencia de marcas nominativas similares en el mismo sector comercial, especialmente cuando una de ellas contiene términos de uso común o descriptivos. Además, refuerza la importancia del análisis integral que incluye aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales para determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. El fallo, que no condenó en costas, indica que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a derecho al conceder el registro de la marca "TEZENIS". Así, la marca podrá mantenerse en el mercado para productos de la clase 25 sin que se considere vulnerado el derecho de la parte demandante, garantizando la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial y el respeto a los derechos de los titulares de marcas.