Providencia proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Primera, resolvió en única instancia una acción de nulidad relativa interpuesta contra dos resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Dichas resoluciones —la número 3708 de 31 de enero de 2012 y la número 66100 de 31 de octubre de 2012— concedieron el registro de la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” para servicios de restauración, hospedaje temporal y servicios relacionados (Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza).

Antecedentes fácticos y procesales

Las sociedades demandantes presentaron la acción de nulidad relativa tras la concesión del registro marcario solicitado por un tercero, quien actúa como titular de la marca cuestionada. Señalaron que esta marca carece de distintividad extrínseca y genera confusión con la marca mixta “HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL” y el lema comercial “LA RECETA ORIGINAL”, ambos previamente registrados por las demandantes para productos y servicios de clases relacionadas según la Clasificación Internacional de Niza. Las demandantes argumentaron que la coexistencia de estas marcas, por las similitudes en elementos denominativos y por identificar servicios en la misma industria de alimentos, representa un riesgo de confusión o asociación indebida para el consumidor, afectando su derecho marcario. Por ello, solicitaron la nulidad de las resoluciones que concedieron el registro y la cancelación del certificado correspondiente. La Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opusieron a las pretensiones, defendiendo la validez de la marca concedida y argumentando que las diferencias ortográficas, fonéticas, gráficas y conceptuales entre los signos distintivos son suficientes para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación.

Consideraciones jurídicas y análisis de la Sala

La Sala inició su análisis recordando su competencia conforme a la Ley 1437 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Reglamento Interno del Consejo de Estado. El problema jurídico central consistió en determinar si las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron el registro de la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER”, vulneraron los artículos 134 literal a), 136 literales a) y c), 175, 176, 177 y 178 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, relativa a la propiedad industrial, al otorgar un registro que supuestamente genera riesgo de confusión con marcas y lemas comerciales previamente registrados. Para resolver esta cuestión, la Sala aplicó la interpretación prejudicial 316-IP-2018 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que estableció criterios para evaluar la distintividad intrínseca y extrínseca de los signos marcarios, la aplicabilidad de la normativa sobre lemas comerciales, y las reglas para comparar signos mixtos y denominativos, teniendo en cuenta aspectos ortográficos, fonéticos, conceptuales y gráficos. Asimismo, se consideraron los criterios para determinar el riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. La Sala destacó que, conforme al artículo 136 de la Decisión 486, para que exista causal de irregistrabilidad por riesgo de confusión o asociación, debe cumplirse simultáneamente: (i) que el signo solicitado sea idéntico o semejante a una marca o lema comercial previamente registrado o solicitado para registro; y (ii) que los productos o servicios identificados sean idénticos, semejantes o conexos. En cuanto a la comparación de los signos, la Sala identificó que el elemento predominante en las marcas mixtas y el lema comercial es el denominativo, por lo que el cotejo se centró en las expresiones verbales que componen las marcas. Se excluyeron del análisis las palabras de uso común, genéricas o descriptivas como “HAMBURGUESAS”, “THE”, “LA” y “ORIGINAL”, las cuales, por ser de uso común en la industria de alimentos y servicios de restauración, no pueden ser objeto de monopolio exclusivo ni considerarse para establecer similitudes. Tras la exclusión de estas partículas comunes, la comparación se focalizó en los términos distintivos: “JOHNNY ROCKETS” frente a “EL CORRAL RECETA” y el lema “RECETA”. La Sala encontró que las marcas presentan diferencias ortográficas notables, con diferente número de palabras, secuencia vocálica y consonántica, y prefijos y sufijos distintos. Fonéticamente, la pronunciación sucesiva de los signos evidenció ausencia de similitud. Conceptualmente, “JOHNNY ROCKETS” es un nombre propio combinado con una palabra de fantasía (“ROCKETS”), mientras que la otra marca y el lema contienen términos comunes y descriptivos. Respecto a la distintividad de nombres propios, la Sala recordó que si bien los nombres comunes pueden ser distintivos, su fuerza depende de su grado de uso y acompañamiento de elementos diferenciadores. En este caso, “JOHNNY” es un nombre propio débil que no puede ser apropiado de manera exclusiva, pero la combinación con “ROCKETS” otorga suficiente distintividad para diferenciar la marca. Adicionalmente, la Sala señaló que no fue necesario analizar la conexidad competitiva entre los servicios que identifican las marcas, dado que no se cumplió el primer supuesto de identidad o semejanza entre los signos.

Decisión

La Sala concluyó que la marca mixta “JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER” no incurre en ninguna causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) y c) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, al no existir riesgo de confusión o asociación con la marca y lema comercial previamente registrados por las sociedades demandantes. En consecuencia, confirmó la legalidad de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y negó las pretensiones de nulidad relativa planteadas. Finalmente, ordenó remitir copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y archivar el expediente una vez la sentencia quede en firme, dando así por concluido el proceso.