Providencia en única instancia del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, mediante sentencia en única instancia, resolvió un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por una sociedad contra una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La demanda se originó a partir de la Resolución núm. 27663 del 28 de mayo de 2015, mediante la cual la SIC revocó parcialmente una resolución previa que había cancelado totalmente el registro de una marca por falta de uso.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso comenzó cuando una sociedad solicitó la cancelación por no uso del registro de la marca nominativa “FERROVIAL”, inscrita para distinguir servicios en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es otra entidad. En primera instancia, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC canceló totalmente el registro por falta de uso. Sin embargo, el titular del registro interpuso recurso de apelación y la Superintendencia, a través de la resolución impugnada, revocó la cancelación total para ordenar una cancelación parcial del registro, limitando la protección de la marca únicamente a servicios de “transporte”, excluyendo otros como “embalaje y almacenaje de mercancías” y “organización de viajes”. La parte demandante ejerció el medio de control contencioso administrativo para que se declarara la nulidad de dicha resolución y se ordenara la cancelación total del registro marcario por falta de uso, argumentando que el titular no demostró el uso real y efectivo de la marca durante el periodo legalmente exigido. Durante el proceso, se solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para clarificar la aplicación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, que regulan la cancelación de registros marcarios por falta de uso en los países miembros.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala afirmó su competencia para conocer del asunto, conforme a la Ley 1437 y acuerdos internos del Consejo de Estado. Analizó el acto administrativo acusado y el problema jurídico planteado: determinar si la resolución de la SIC, que revocó la cancelación total para ordenar una cancelación parcial, se ajustó a la normativa comunitaria andina sobre propiedad industrial. El análisis se desarrolló con base en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y la interpretación prejudicial 551-IP-2019 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establecen que para proceder a la cancelación por falta de uso, debe acreditarse que la marca no fue usada de manera real y efectiva durante tres años consecutivos previos a la solicitud de cancelación. La carga de la prueba recae en el titular del registro, quien debe evidenciar el uso de la marca en la cantidad y forma habitual que corresponde a la naturaleza del producto o servicio. La Sala destacó además que el uso de la marca no se limita a la mera intención o a la presentación de documentos que no acrediten efectivamente la comercialización o la prestación de servicios bajo la marca. En particular, se debe demostrar que los servicios amparados por la marca fueron puestos a disposición del público o comercializados bajo ese signo distintivo de forma clara y contundente. En el caso concreto, el titular aportó documentos como contratos de prestación de servicios, cotizaciones, certificados de registro de la marca en otros países miembros de la Comunidad Andina, y una declaración juramentada. Sin embargo, ninguno de estos elementos probatorios fue considerado suficiente para demostrar el uso real y efectivo de la marca en el mercado durante el periodo relevante. El Consejo de Estado resaltó que documentos como contratos o cotizaciones no evidencian por sí solos la comercialización o la puesta a disposición del servicio bajo la marca, y que la declaración juramentada carecía de soporte adicional que la validara. Tampoco se acreditaron esfuerzos publicitarios ni volumen de ventas que pudieran sustentar un uso efectivo. Por lo tanto, la Sala concluyó que la resolución impugnada no se ajustó al marco normativo estableciendo una cancelación parcial cuando correspondía la cancelación total por falta de uso.

Decisión y consecuencias

En consecuencia, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución núm. 27663 de 2015 y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar totalmente el registro de la marca nominativa “FERROVIAL” para los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, se ordenó la publicación de esta decisión en la Gaceta de la Propiedad Industrial y el envío de copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a las disposiciones de la normativa comunitaria. Esta sentencia reafirma la importancia de cumplir con los estándares probatorios y materiales para demostrar el uso efectivo de una marca registrada, y la estricta aplicación de la normativa comunitaria en materia de propiedad industrial que rige en Colombia y otros países miembros de la Comunidad Andina. Con esta decisión, se busca garantizar la integridad y el correcto funcionamiento del sistema marcario, protegiendo el interés público y la libre competencia en el mercado regional.