Providencia judicial y contexto procesal

El Consejo de Estado, mediante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en única instancia, analizó la acción de nulidad relativa promovida contra la Resolución número 87256 de 5 de noviembre de 2015, emitida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC. Dicha resolución revocó una decisión inicial que había denegado el registro de la marca nominativa “MULTILATINA DE SERVICIOS” solicitada por una sociedad extranjera, concediendo finalmente su registro para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La demanda fue presentada por una entidad bancaria colombiana, titular del lema comercial “UNA BANCA MULTILATINA” registrado en las clases 16, 35, 36 y 38 de la Clasificación de Niza. La actora argumentó que la marca concedida es ortográfica y fonéticamente idéntica a su lema comercial, que la expresión “MULTILATINA” no es de uso común ni genérica, y que existe conexidad competitiva entre los servicios que ambas expresiones distinguen, lo que genera un riesgo real de confusión para el consumidor.

Antecedentes y alegatos de las partes

El proceso inició con la solicitud de registro de la marca “MULTILATINA DE SERVICIOS” en 2013 por parte de GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC. La entidad bancaria opuso el registro alegando confundibilidad con su lema comercial. La Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición inicialmente, pero esta decisión fue revocada en apelación por el Superintendente Delegado, quien concedió el registro. En la demanda, la actora sostuvo que la Superintendencia infringió varios artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y de la Constitución Política, al otorgar el registro a un signo que no cumplía con los requisitos para constituirse como marca y que vulneraba sus derechos adquiridos sobre el lema comercial. Por su parte, la SIC defendió la legalidad del acto administrativo, argumentando que la marca cuestionada contiene elementos adicionales que le otorgan distintividad suficiente y que las expresiones “MULTILATINA” y “DE SERVICIOS” son de uso común, por lo que no pueden ser exclusivas de un solo titular. El tercero con interés directo en el proceso coincidió con la SIC y añadió que la inclusión de la palabra “BANCA” en el lema comercial genera una diferencia conceptual que evita la confusión.

Análisis jurídico y criterios de la Sala

La Sala realizó un análisis riguroso basado en las normas de la Decisión 486, particularmente los artículos 134, 135, 136 literal c) y 150, relativos a la irregistrabilidad de marcas que puedan generar riesgo de confusión con lemas comerciales previamente registrados. Se aplicaron los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establecen que el cotejo entre signos nominativos debe considerar:

• El análisis del signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética, pero identificando elementos diferenciadores.
• La comparación de lexemas o raíces léxicas para verificar similitudes ortográficas y fonéticas.
• La consideración de la sílaba tónica y el orden de vocales para determinar la sonoridad.
• La identificación del elemento que impacta con mayor fuerza en la mente del consumidor.

El Tribunal precisó que para configurar la causal de irregistrabilidad debe existir identidad o semejanza entre los signos y conexidad competitiva entre los productos o servicios que estos distinguen. En cuanto a los términos que componen ambas expresiones, la Sala determinó que las partículas “UNA”, “BANCA”, “DE” y “SERVICIOS” son de uso común y genéricas en las clases de la Clasificación Internacional de Niza pertinentes, por lo que deben excluirse del análisis de similitud, conforme a jurisprudencia reiterada. En cambio, el vocablo “MULTILATINA” no es de uso común para dichos servicios y sí es distintivo. El cotejo entre “MULTILATINA DE SERVICIOS” y “UNA BANCA MULTILATINA” reveló identidad ortográfica y fonética en el término “MULTILATINA”, lo que configura un riesgo de confusión directa. Desde el punto de vista conceptual, se consideraron signos de fantasía sin significado propio en español, por lo que no se cotejaron por semejanza ideológica. Respecto a la conexidad competitiva, la Sala constató que los servicios amparados pertenecen al mismo género y clase (35, y en el caso del lema comercial, también las clases 16, 36 y 38), dirigidos al sector financiero y de negocios comerciales, con canales de distribución, medios publicitarios y finalidad similares o complementarios. Esto aumenta la probabilidad de que el consumidor asocie ambas expresiones con un mismo origen empresarial.

Decisión y efectos

Con base en el análisis, la Sala concluyó que la marca “MULTILATINA DE SERVICIOS” vulnera la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal c) de la Decisión 486, al existir identidad ortográfica y fonética con el lema comercial “UNA BANCA MULTILATINA” y conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican. En consecuencia, se declaró la nulidad de la Resolución que concedió el registro, ordenando a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro correspondiente y publicar esta decisión en la Gaceta de Propiedad Industrial. La providencia fue adoptada en sesión de Sala y constituye una reafirmación de la protección a los derechos marcarios y comerciales frente a signos que puedan inducir a confusión en el mercado, garantizando la aplicación uniforme de la normativa comunitaria andina y la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial.

Implicaciones para el sector empresarial y jurídico

Esta decisión del Consejo de Estado destaca la importancia del análisis detallado de la distintividad y conexidad competitiva en los procesos de registro de marcas y lemas comerciales. Además, reitera que el uso exclusivo de términos genéricos o de uso común no es posible, lo que favorece la libre competencia y previene monopolios indebidos sobre expresiones de carácter general. Los agentes del sector empresarial deben considerar estos criterios para la protección efectiva de sus signos distintivos y evitar conflictos legales que puedan derivar en la nulidad de registros. Por su parte, las autoridades encargadas del examen de marcas deberán aplicar con rigor los criterios de similitud y conexidad para prevenir riesgos de confusión en el mercado. Finalmente, esta providencia fortalece la jurisprudencia en materia de propiedad industrial, aportando claridad sobre la interpretación y aplicación de las normas andinas y nacionales en el ámbito del registro de marcas y lemas comerciales, promoviendo así un entorno más transparente y seguro para la competencia empresarial.