Providencia judicial en materia de cancelación de registro marcario

El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió sentencia en única instancia el 31 de julio de 2025, en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La demanda cuestionaba la Resolución número 66313 de 29 de noviembre de 2010, por medio de la cual se revocó una decisión previa y se ordenó la cancelación parcial por no uso del registro de la marca mixta “TOTAL” en la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad titular del registro marcario presentó la demanda contra la SIC después de que un tercero solicitara la cancelación del registro por falta de uso. Inicialmente, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC negó la cancelación total, tras considerar que se había probado el uso efectivo de la marca para “lubricantes y productos conexos” dentro de la misma clase. Sin embargo, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el tercero, el superintendente delegado para la propiedad industrial revocó esta decisión y ordenó la cancelación parcial del registro, limitando la cobertura del mismo exclusivamente a “lubricantes y aditivos no químicos para combustible de motor”, excluyendo otros productos relacionados como petróleo, combustibles, aceites y grasas industriales. El titular del registro impugnó esta decisión ante el Consejo de Estado, argumentando que la cancelación parcial vulneraba la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Constitución Política y el Código Contencioso Administrativo, dado que no se tuvo en cuenta la conexidad y similitud entre los productos para los cuales sí se demostró el uso y aquellos excluidos.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala, competente para conocer del asunto por disposición legal, examinó el fondo del caso a la luz de la normativa comunitaria andina, especialmente el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, que regula la cancelación de registros marcarios por falta de uso. Dicho artículo prevé que si la falta de uso afecta solo a algunos productos o servicios, la cancelación será parcial y se limitará la lista de productos o servicios protegidos, tomando en cuenta la identidad o similitud entre ellos. Para interpretar esta norma, el Consejo de Estado solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que fue emitida en la interpretación 229-IP-2018. Este pronunciamiento aclaró que cuando se prueba el uso efectivo de la marca para algunos productos dentro de una clase, se conserva el registro para esos productos y para aquellos que sean idénticos o similares, entendiendo como similares aquellos que tienen vínculos estrechos que pueden generar riesgo de confusión para el consumidor, incluyendo criterios como la naturaleza, finalidad, uso, función y canales de comercialización. En el análisis concreto, la Sala encontró que los productos excluidos de la cancelación parcial —petróleo, combustibles, aceites y grasas industriales— mantienen una conexión competitiva con los lubricantes y aditivos para combustibles, ya que son productos que se comercializan conjuntamente, se promocionan por los mismos canales y son complementarios en el consumo, por ejemplo, en estaciones de servicio para vehículos. El Consejo de Estado recordó que el propósito de la normativa comunitaria es proteger la transparencia del mercado, la actividad empresarial y el derecho del consumidor a elegir libremente, evitando que la cancelación parcial permita que terceros se aprovechen del renombre y prestigio de la marca para productos conexos que no fueron usados por el titular. Con base en estos argumentos, la Sala concluyó que la cancelación parcial ordenada por la SIC vulneró el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 y, por ende, declaró la nulidad de la Resolución objeto de impugnación.

Fallo y efectos de la sentencia

En consecuencia, el Consejo de Estado ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro marcario número 282146 correspondiente a la marca “TOTAL”. Además, dispuso la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial y el envío de copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico comunitario. Esta decisión reafirma la importancia de la interpretación armonizada de la normativa andina en materia de propiedad industrial y establece un precedente sobre la aplicación del régimen de cancelación por no uso, enfatizando la protección de los derechos de los titulares y la transparencia en el mercado. Esta sentencia del Consejo de Estado resulta relevante para los actores del sector industrial y comercial, pues clarifica los criterios para determinar la conexidad y similitud entre productos dentro de una misma clase marcaria, así como los efectos jurídicos de la prueba del uso efectivo de la marca en procedimientos de cancelación, contribuyendo así a una mayor seguridad jurídica y previsibilidad en la gestión de derechos de propiedad industrial.