Providencia del Consejo de Estado en acción de nulidad relativa contra registro marcario

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, dictó sentencia en única instancia el 31 de julio de 2025, en el proceso radicado bajo el número único 11001032400020150000600. La demanda fue interpuesta por una sociedad del sector oleaginoso contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el interés directo de un tercero titular de la marca “FINISOYA”. El objeto del litigio fue la solicitud de nulidad de las resoluciones administrativas 32973 de 29 de mayo de 2012 y 29863 de 30 de abril de 2014, mediante las cuales la SIC concedió el registro de la marca “FINISOYA” para productos clasificados en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que incluye carnes, aceites y grasas comestibles, entre otros. La parte demandante alegó que existía riesgo de confusión con sus marcas previamente registradas que contenían componentes similares.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó con la solicitud de registro de la marca mixta “FINISOYA” en julio de 2011. Tras su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial y la oposición presentada por la sociedad demandante, la directora de signos distintivos de la SIC resolvió en primera instancia negar la oposición y conceder el registro. Posteriormente, el recurso de apelación fue resuelto confirmando dicha decisión. La parte demandante promovió acción de nulidad relativa sustentada en la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que establece las causales de irregistrabilidad de marcas por riesgo de confusión o asociación con signos distintivos anteriores. Durante el trámite procesal, se solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del literal a) del artículo 136, la cual fue proferida el 3 de diciembre de 2018. Esta interpretación proporcionó directrices claras para el análisis del riesgo de confusión entre signos mixtos y nominativos, así como sobre la consideración de elementos de uso común o descriptivos.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala confirmó su competencia para conocer el asunto, conforme al artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 y el Acuerdo interno de distribución de procesos. Se analizaron los actos administrativos impugnados y se definió el problema jurídico central: determinar si las resoluciones que concedieron el registro de la marca “FINISOYA” vulneraron la normativa comunitaria andina sobre propiedad industrial y si existía riesgo de confusión con las marcas de la parte demandante. Se recordó que, conforme a la Decisión 486 de 2000, no pueden registrarse marcas que sean idénticas o semejantes a otras previamente registradas para los mismos productos o servicios si ello genera un riesgo de confusión o asociación. En la interpretación prejudicial se establecieron las reglas para el cotejo de signos distintivos, incluyendo el análisis sucesivo de los elementos de los signos, con énfasis en las semejanzas y la percepción del consumidor medio, selectivo o especializado según corresponda al tipo de producto.

Análisis de las marcas en conflicto y resultado del cotejo

La Sala realizó un detallado cotejo entre la marca “FINISOYA” y las marcas nominativas y mixtas “FINOL”, “FINISIMO”, “FINOSOL”, “FINO” y “FLACOFINO”, todas registradas por la parte demandante y que identifican productos de la Clase 29. Se concluyó que las palabras “SOYA”, “FINO” y “SOL” son de uso común o descriptivas en el sector de productos alimenticios de la clase mencionada, por lo cual no pueden ser monopolizadas exclusivamente por un titular marcario ni tenerse en cuenta para establecer similitud marcaria. La marca “FINISOYA”, al ser una expresión de fantasía que combina elementos nominativos con partículas descriptivas, posee suficiente distintividad. El análisis ortográfico, fonético e ideológico reveló diferencias relevantes en la estructura, pronunciación y significado de las marcas en cuestión. No se encontró identidad ni semejanza que pudiera inducir a error en el consumidor sobre el origen o la vinculación económica entre los productos. Por tanto, no se configuró el riesgo de confusión o asociación previsto en la normativa comunitaria. Además, se aplicó el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, que impide declarar la nulidad de registros marcarios basándose en causales que hayan dejado de ser aplicables al momento de resolver la demanda. Se verificó que algunas marcas invocadas por la parte demandante se encontraban canceladas o caducadas, por lo cual no podían sustentar la acción.

Decisión final y consecuencias

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda y confirmó la legalidad de las resoluciones administrativas que concedieron el registro de la marca “FINISOYA”. La sentencia ordena enviar copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y archivar el expediente una vez quede en firme. Esta decisión reafirma los criterios jurisprudenciales sobre el análisis del riesgo de confusión en el registro de marcas, la importancia de considerar elementos de uso común y descriptivos, y la aplicación de la normativa supranacional en materia de propiedad industrial en Colombia. El fallo proporciona claridad sobre el alcance del derecho marcario, la protección de los signos distintivos y la salvaguarda de los intereses legítimos de los titulares, garantizando un equilibrio entre el derecho a la propiedad industrial y la libre competencia en el mercado.