Competencia y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, conoció en única instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra dos resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Estas resoluciones habían negado el registro de la marca mixta "FREEGUAU" para distinguir productos y servicios en las clases 5ª, 31 y 35 del Nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad solicitante presentó la petición de registro en marzo de 2015, buscando proteger el signo mixto "FREEGUAU" para productos alimenticios y farmacéuticos para animales, alimentos para animales vivos y servicios relacionados con la gestión comercial y administración en dichos sectores. Tras la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y la ausencia de oposición de terceros, la SIC denegó el registro en octubre de 2015 y confirmó dicha decisión en mayo de 2016, argumentando similitud con marcas previamente registradas que contenían la denominación "GUAU", propiedad de otras sociedades que operan en servicios y productos relacionados. En respuesta, la parte demandante interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho, alegando que la expresión "GUAU" es de uso común para productos y servicios dirigidos a animales, por lo que carece de la fuerza distintiva necesaria para impedir la inscripción de "FREEGUAU". Además, señaló que los productos y servicios revendicados son diferentes y no generan riesgo de confusión ni asociación.

Consideraciones del Consejo de Estado

El análisis jurídico se fundamentó en la interpretación prejudicial 175-IP-2021 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que clarifica los criterios para determinar la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y el riesgo de confusión o asociación entre marcas. Primero, se estableció que el cotejo marcario debe realizarse considerando la marca en su conjunto, sin fragmentar sus elementos. En marcas mixtas, el componente denominativo suele predominar en la percepción del consumidor. Se identificó que las partículas "FREE", "SUPER" y "GUAU" son expresiones de uso común en las clases involucradas, por lo que no pueden ser apropiadas en exclusiva por ningún titular marcario. Sin embargo, la combinación de estos términos puede generar signos con capacidad distintiva si en conjunto aportan una carga semántica diferenciadora. Al cotejar las marcas en conflicto, el Consejo de Estado concluyó que, aunque comparten la palabra "GUAU", el signo "FREEGUAU" contiene un elemento adicional que modifica su estructura ortográfica, fonética y conceptual. La partícula "FREE" no solo amplía la extensión del signo sino que también altera su pronunciación, disminuyendo la posibilidad de confusión con las marcas previamente registradas "GUAU" y "SUPER GUAU". Respecto a la similitud ideológica, se reconoció que "GUAU" evoca el ladrido de perro, un término onomatopéyico de uso común, mientras que "FREE" es una palabra en inglés que no se considera de conocimiento generalizado en el contexto colombiano y, por tanto, se califica como término de fantasía para el consumidor promedio. Con base en estos elementos, la Sala determinó que no existe riesgo de confusión ni asociación entre las marcas, lo que implica que el signo "FREEGUAU" es registrable conforme al artículo 136 literal a) y al artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión y efectos

En consecuencia, el Consejo de Estado declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por la SIC que negaban el registro de la marca "FREEGUAU" y ordenó a la entidad conceder dicho registro para los productos y servicios en las clases 5ª, 31 y 35. Además, se dispuso la publicación del fallo en la Gaceta de Propiedad Industrial y el envío de copia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a los protocolos legales vigentes. No se impusieron costas procesales debido a la naturaleza del caso. Esta decisión reitera la importancia de un análisis integral de los signos distintivos, respetando el marco normativo comunitario y garantizando el equilibrio entre la protección de marcas y el uso legítimo de términos de uso común en el comercio. Así, se fortalece la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial y se promueve un mercado más competitivo y transparente.