Providencia del Consejo de Estado en materia de propiedad industrial

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió en única instancia un proceso de nulidad relativa instaurado por una administradora de fondos de pensiones y cesantías contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El caso se originó a partir del registro concedido a una sociedad, actualmente con otra razón social, para la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que incluye servicios de seguros, financieros y negocios inmobiliarios.

Antecedentes y pretensiones

La parte demandante presentó oposición al registro solicitado por el tercero interesado, alegando que la marca “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” generaba riesgo de confusión con su marca nominativa “SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN”, también registrada en la misma clase y para servicios similares. La Superintendencia, mediante la directora de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y concedió el registro en marzo de 2016, decisión que fue confirmada en noviembre de 2016 por el superintendente delegado para la propiedad industrial. Frente a estas resoluciones, la demandante solicitó que se declarara la nulidad de ambos actos administrativos y la cancelación del registro de la marca otorgada al tercero interesado, alegando vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes que puedan causar confusión o asociación.

Consideraciones jurídicas y análisis del Consejo de Estado

El Consejo de Estado abordó la competencia para conocer el caso y analizó los antecedentes procesales y fácticos. Para resolver, se apoyó en la Interpretación Prejudicial 285-IP-2021 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece criterios claros para el cotejo entre signos denominativos y mixtos, la configuración de familias de marcas, y la protección de marcas notoriamente conocidas. En el análisis, la Sala identificó que las expresiones “PROTECCIÓN” e “INMOBILIARIA” son términos de uso común y descriptivos para los servicios reclamados, por lo que deben excluirse en principio para la comparación. Sin embargo, la exclusión total impediría el cotejo, por lo que se evaluaron en conjunto de manera excepcional. Comparando las marcas, se encontró similitud ortográfica, fonética e ideológica. La marca impugnada comparte los términos esenciales “PROTECCIÓN” e “INMOBILIARIA” con la marca anterior, con diferencias que no resultan suficientes para evitar la confusión. Además, los servicios que identifican ambas marcas son idénticos o conexos, todos pertenecientes a la Clase 36, lo que aumenta la probabilidad de confusión entre los consumidores. Por estas razones, el Consejo concluyó que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que prohíbe registrar signos que generen riesgo de confusión en el mercado. En consecuencia, se declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas y se ordenó la cancelación del registro cuestionado.

Fallo y efectos

El Consejo de Estado ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro número 562.833 otorgado a la marca “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” y remitió copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a la normativa aplicable. Esta decisión reafirma la importancia de evitar la coexistencia de marcas que puedan inducir a error o confusión en los consumidores, protegiendo el derecho de los titulares de marcas anteriores y la transparencia en la competencia comercial, dentro del marco normativo comunitario y nacional en materia de propiedad industrial. Con esta providencia, se fortalece la seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad industrial, garantizando un mercado más claro y competitivo para todos los actores involucrados.