Contexto y antecedentes del caso

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue interpuesta por una empresa solicitante contra dos resoluciones de la SIC que negaron el registro de la marca nominativa “SERPENTI FOREVER” para productos comprendidos en las clases 9, 16 y 18 del Nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La primera resolución fue emitida en agosto de 2017 y la segunda, en septiembre de 2018, confirmando la negativa al registro. La Superintendencia fundamentó su negativa en la supuesta similitud con marcas previamente registradas que incluyen la palabra “FOREVER”, tales como “FOREVER”, “FOREVER 21” y “FOR EVER HQ”, argumentando que esta semejanza podría inducir a confusión o asociación en el público consumidor. No obstante, la parte demandante alegó que la expresión “FOREVER” es de uso común y débil en el mercado, con un significado generalizado en el lenguaje cotidiano, y que la inclusión de la palabra “SERPENTI” en la marca solicitada aporta una distintividad clara que evita cualquier riesgo de confusión. Además, destacó que los productos protegidos por la marca solicitada están dirigidos a un segmento de consumidores exclusivos, con precios elevados, lo que también reduce el riesgo de confusión.

Competencia y trámite procesal

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer este caso en única instancia, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y acuerdos internos de reparto de trabajo. Tras la presentación y admisión de la demanda, se siguió el trámite judicial correspondiente, incluyendo la notificación a terceros interesados y la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, relativos a la irregistrabilidad de marcas por similitud y riesgo de confusión. El Tribunal andino interpretó que para determinar la irregistrabilidad se debe analizar la identidad o semejanza entre signos en sus aspectos ortográfico, fonético, conceptual y gráfico, así como el riesgo de confusión o asociación, considerando el conocimiento del consumidor promedio y el grado de conexión entre productos.

Análisis jurídico y consideraciones principales

El Consejo de Estado realizó un cotejo detallado entre la marca solicitada y las marcas previamente registradas, tomando en cuenta que las expresiones “FOREVER” y “21” son de uso común en el sector, lo que las hace débiles para efectos distintivos. Se concluyó que la palabra adicional “SERPENTI” en la marca solicitada aporta un elemento distintivo relevante, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, modificando la estructura y la sonoridad del signo, y generando una impresión diferente para el consumidor. Asimismo, se analizó el significado conceptual de “SERPENTI”, que en italiano significa “serpientes” y se considera como una expresión local equivalente en español, mientras que “FOREVER”, en inglés, se considera una palabra de fantasía para el consumidor medio en Colombia. Con base en estos elementos, la Sala determinó que no existe similitud suficiente que pueda generar riesgo de confusión o asociación entre las marcas en conflicto. Por lo tanto, se concluyó que la Superintendencia de Industria y Comercio no evaluó adecuadamente las diferencias entre los signos y, en consecuencia, las resoluciones impugnadas vulneraron lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

Decisión y órdenes del Consejo de Estado

En consecuencia, el Consejo de Estado:

• Declaró la nulidad de las resoluciones de la SIC que negaron el registro de la marca “SERPENTI FOREVER”.
• Ordenó a la Superintendencia conceder el registro de dicha marca para productos de las clases 9, 16 y 18 del Nomenclátor de Niza.
• Dispuso la publicación de la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
• Mandató el envío de copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
• No impuso condena en costas, conforme a lo previsto en la Ley 1437 y el Código General del Proceso.

Esta decisión reafirma la importancia de un análisis riguroso y equilibrado en materia de propiedad industrial, considerando el contexto del consumidor y la distintividad real de los signos en conflicto para garantizar la correcta protección de los derechos marcarios. Asimismo, sienta un precedente relevante para futuros casos relacionados con la valoración de la distintividad y la evaluación del riesgo de confusión en el registro de marcas en Colombia.