Providencia del Consejo de Estado en materia marcaria

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, emitió una sentencia en única instancia, mediante la cual resolvió la acción de nulidad relativa interpuesta por una sociedad contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La demanda cuestionaba la legalidad de cuatro resoluciones administrativas que concedieron el registro de las marcas nominativa “NATRUCAN” y mixta “N NATRUCAN” para productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitadas por un tercero con interés directo en el proceso.

Antecedentes del caso

El conflicto se originó cuando el tercero con interés solicitó el registro de las mencionadas marcas en 2015, las cuales fueron objeto de oposición por parte de la sociedad demandante, titular de una familia de marcas denominadas “NUTRECAN” registradas en las clases 3ª y 31ª. La oposición fue declarada infundada en primera instancia por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC y confirmada en apelación por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. La sociedad demandante acudió entonces a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar estas decisiones.

Consideraciones jurídicas y análisis del Consejo de Estado

La Sala revisó, en primer lugar, la competencia para conocer del asunto y constató el agotamiento de la vía gubernativa. Posteriormente, analizó los actos administrativos acusados y el problema jurídico planteado: si la concesión de los registros marcarios vulneraba las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Ley 1437 de 2011, en particular en cuanto a las causales de irregistrabilidad y al debido proceso. Para fundamentar su decisión, la Sala solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que aportó criterios para evaluar la identidad o similitud de signos, el riesgo de confusión directa o indirecta, y la conexión entre productos o servicios. El Consejo de Estado aplicó el método del cotejo sucesivo y consideró que las marcas “NATRUCAN” y “N NATRUCAN” presentan similitudes ortográficas y fonéticas sustanciales con las marcas “NUTRECAN” y sus variantes, predominando el elemento nominativo en la percepción del consumidor. Además, determinó que los productos identificados por las marcas en conflicto pertenecen a clases relacionadas, con vínculos funcionales y comerciales que incrementan la posibilidad de confusión o asociación por parte del público. También se examinó la distintividad de elementos descriptivos o de uso común, señalando que términos como “NUTRIENDO”, “BABIES”, “SENIOR” y “CAMPO” son descriptivos o de uso corriente y, por ende, fueron excluidos del análisis comparativo. No obstante, la raíz “NUTRECAN” y la denominación “NATRUCAN” no se excluyeron debido a su carácter distintivo. El análisis concluyó que las marcas otorgadas carecen de la distintividad necesaria para coexistir con las previamente registradas, generando un riesgo de confusión indirecta y de asociación, afectando el derecho del titular de las marcas previas.

Decisión y órdenes del Consejo de Estado

En consecuencia, el Consejo de Estado declaró:

• La aplicación de la causal prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 respecto a marcas previamente registradas que han caducado.
• La nulidad de las resoluciones administrativas que concedieron el registro de las marcas “NATRUCAN” y “N NATRUCAN”.
• La orden a la Superintendencia de Industria y Comercio para cancelar estos registros marcarios.
• La orden de publicar la parte resolutiva de la providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
• El envío de copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Esta decisión destaca la importancia de un análisis riguroso en el examen de registrabilidad de marcas, protegiendo los derechos de los titulares legítimos y garantizando la claridad para los consumidores en el mercado. La providencia fue adoptada por unanimidad en sesión de la Sala, cumpliendo con los principios de legalidad, motivación y debido proceso, reafirmando el compromiso del Consejo de Estado con la justicia y la protección efectiva de los derechos de propiedad industrial en el país.