Providencia y tribunal competente

La sentencia fue proferida por la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que conoce en única instancia los asuntos relativos a propiedad industrial conforme al artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 y al Acuerdo 80 de 2019 modificado en 2024.

Antecedentes fácticos y procesales

Una empresa solicitó el registro de la marca mixta “ENERGY EFFICIENCY & Diseño” para identificar productos clasificados en la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente lubricantes. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inicialmente concedió el registro, pero posteriormente revocó dicha decisión tras la oposición presentada por una sociedad titular de la marca “E2 ENERGÍA EFICIENTE”, también registrada para productos en la misma clase. La empresa solicitante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones de la SIC que negaron el registro, alegando que no existía riesgo de confusión entre los signos, y que la oposición vulneraba la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, específicamente los artículos 134 y 136 literal a). La SIC contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones e invocando excepciones por indebida acumulación de pretensiones y caducidad de la acción, las cuales fueron desestimadas en el proceso. El tercero interesado no presentó pronunciamiento. Durante el trámite, se solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del alcance de los artículos invocados, que fue resuelta en 2017, estableciendo criterios para el análisis de similitud y riesgo de confusión entre signos distintivos.

Consideraciones jurídicas centrales

El Consejo de Estado centró su análisis en la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, que prohíbe el registro de signos idénticos o semejantes a marcas previamente registradas para productos iguales o relacionados cuando exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Se aplicaron las reglas de cotejo sucesivo para comparar los signos, enfatizando las semejanzas y no las diferencias, considerando la percepción del consumidor medio. Se determinó que el elemento predominante en ambos signos es el denominativo (las palabras), pues el componente gráfico tiene menor impacto para la identificación empresarial. El análisis reveló que las expresiones “ENERGY” y “ENERGÍA”, la letra “E” y el número “2” son de uso común en la clase 4ª, por lo que no pueden monopolizarse. Sin embargo, las palabras “EFFICIENCY” y “EFICIENTE” no son de uso común ni descriptivas, sino evocativas, relacionadas con la capacidad del producto para realizar una función eficaz. A pesar de que algunos elementos son comunes, la comparación mostró una significativa similitud ortográfica y fonética entre “ENERGY EFFICIENCY” y “E2 ENERGÍA EFICIENTE”, reforzada por el significado conceptual equivalente de ambos signos, evocando la idea de optimización del rendimiento energético. Además, se constató conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas, ya que ambas identifican lubricantes y productos relacionados en la misma clase, que son intercambiables y complementarios para los consumidores industriales y comerciales. Estos factores aumentan la posibilidad de que el consumidor medio atribuya a ambas marcas un mismo origen empresarial o relaciones comerciales, generándose un riesgo de confusión directa y de asociación.

Decisión final

El Consejo de Estado confirmó la legalidad de las resoluciones de la SIC que negaron el registro de la marca “ENERGY EFFICIENCY”, al no acreditarse vulneración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Por ello, se negaron las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, y no se impusieron costas en el proceso, conforme a la legislación aplicable. Se ordenó enviar copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y archivó el proceso tras su ejecutoria.

Implicaciones

Esta sentencia ilustra la importancia del análisis integral de la similitud entre marcas, considerando elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales, así como la conexión entre los productos, para determinar el riesgo de confusión en el mercado. Además, reafirma la aplicación de normas regionales como la Decisión 486 de la Comunidad Andina en la protección de los derechos marcarios y la competencia leal. El caso subraya que marcas compuestas por términos descriptivos o de uso común requieren elementos distintivos adicionales para ser registrables, evitando así confusión entre consumidores y protegiendo la función esencial del signo distintivo como identificador del origen empresarial. En conclusión, la decisión del Consejo de Estado fortalece el marco jurídico para la protección de la propiedad industrial en Colombia, garantizando un equilibrio adecuado entre el derecho a la exclusividad y la libre competencia en el mercado.