Providencia y tribunal competente

La decisión fue proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en única instancia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con la Resolución 6549 de 2021.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad solicitante presentó en febrero de 2020 la petición para registrar la marca mixta “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” para productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 36 y 42 del nomenclátor de Niza. Tras la publicación de esta solicitud, la sociedad Santillana Sistemas Educativos Ltda. presentó oposición aduciendo similitud con varias de sus marcas que contienen el elemento “BE” en las clases 9, 35 y 42. Inicialmente, la División de Signos Distintivos de la SIC desestimó la oposición y concedió el registro para todas las clases solicitadas. Sin embargo, mediante la Resolución 6549 de febrero de 2021, la Superintendencia revocó parcialmente esta decisión, declarando fundada la oposición de Santillana y negando el registro para las clases 9ª, 35 y 42, manteniéndolo únicamente en la clase 36. La parte demandante impugnó esta resolución mediante demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, argumentando principalmente que el término “BE” es de uso común y que, por tanto, no genera confundibilidad con las marcas oponentes. Alegó además que la decisión contenía falsa motivación. Durante el proceso, se solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, que regula la irregistrabilidad por identidad o similitud que pueda causar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Consideraciones de la Sala

El Consejo de Estado, siguiendo las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, estableció que el análisis de confundibilidad debe realizarse considerando el signo en su conjunto, sin descomponer sus elementos, y debe priorizar las semejanzas sobre las diferencias desde la percepción del consumidor. Se confirmó que el elemento denominativo predomina en las marcas en conflicto, por lo que el cotejo se centró en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de los signos. La Sala destacó que términos como “BE”, “ENGLISH”, “PROGRAM”, “UNA”, “SOLUCIÓN”, “PARA”, “LOS”, “QUE” y “SOMOS” son de uso común en las clases analizadas, por lo que no pueden ser apropiados en exclusiva. Sin embargo, la combinación de estos términos, como en la marca solicitada, puede generar un signo con distintividad suficiente. Al comparar los signos, la Sala encontró que la marca solicitada contiene elementos adicionales —“UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES”— que le confieren una carga semántica diferenciadora y una estructura fonética y ortográfica distinta a las marcas registradas por la sociedad opositora. Respecto a la similitud conceptual, se observó que los términos “BE” y “BECOME” son de fantasía y no poseen un significado conocido para el consumidor medio, mientras que las expresiones adicionales del signo solicitado aportan un concepto propio y diferenciador. El Consejo de Estado concluyó que no existía riesgo de confusión ni asociación entre las marcas en disputa y que no se configuraba la figura de familia de marcas alegada, dado que los signos con elementos de uso común carecen de unidad conceptual suficiente.

Decisión final

Por lo anterior, la Sala declaró la nulidad de la Resolución 6549 de 17 de febrero de 2021 y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta “BE UNA SOLUCIÓN PARA LOS QUE SOMOS IMPARABLES” para productos y servicios en las clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de Niza a favor de la sociedad solicitante. Además, se ordenó la publicación de la parte resolutiva en la Gaceta de Propiedad Industrial y se dispuso el archivo del expediente una vez ejecutoriada la providencia, sin condena en costas. Esta decisión reitera la importancia de un análisis integral y correcto de los elementos que conforman un signo marcario, especialmente cuando incluyen términos de uso común, y la necesidad de respetar la distintividad que puede surgir de la combinación de dichos elementos, conforme a la jurisprudencia nacional y comunitaria. Así, se fortalece la protección efectiva de los derechos marcarios y se garantiza un adecuado equilibrio entre la libre competencia y la exclusividad en el registro de marcas.