Providencia judicial y contexto del caso

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió sentencia de única instancia en el proceso de nulidad relativa contra las Resoluciones 26165 de 2017 y 54404 de 2018 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Mediante dichos actos administrativos, la SIC declaró infundada la oposición de una sociedad productora de especias frente al registro de la marca mixta “TERRAS D´EL REI” para productos de la clase 33 (vinícolas) otorgado a una cooperativa agrícola extranjera. El proceso fue instaurado por la sociedad opositora, titular de la marca notoria nominativa “EL REY” para productos de la clase 30 (condimentos). La parte demandante alegó que la marca concedida es similar y confundible con su marca notoria, generando riesgo de confusión y asociación indebida en el público consumidor, vulnerando disposiciones constitucionales y normativas de la Comunidad Andina.

Antecedentes fácticos y procesales

La demandante ostenta la declaratoria de notoriedad para la marca “EL REY” en la clase 30, con reconocimiento formal mediante resoluciones de la SIC. En 2016, la cooperativa extranjera solicitó el registro de la marca mixta “TERRAS D´EL REI” para productos de la clase 33, particularmente vinos. La sociedad fabricante de especias presentó oposición ante la SIC argumentando la similitud con su marca notoria. Sin embargo, la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC resolvieron negar la oposición y conceder el registro, decisión que fue confirmada en apelación. Frente a estas resoluciones, la demandante interpuso demanda de nulidad relativa, solicitando la declaración de nulidad de los actos administrativos y la cancelación del registro de la marca “TERRAS D´EL REI”. Durante el trámite, se solicitó una interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre los criterios aplicables a la irregistrabilidad por similitud y notoriedad, la cual fue resuelta en 2021. El proceso incluyó audiencia inicial y alegatos de conclusión, con participación del Ministerio Público.

Consideraciones jurídicas y análisis de la Sala

El Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer el asunto en única instancia conforme a la Ley 1437 y los acuerdos internos de la corporación. El análisis central se centró en determinar si existía similitud suficiente entre la marca mixta “TERRAS D´EL REI” y la marca notoria nominativa “EL REY” para generar riesgo de confusión o asociación, conforme a los artículos 136 (literales a y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y al artículo 209 de la Constitución Política. Se estableció que ambos signos contienen elementos de uso común (“EL”, “REY/REI”, “D´”, “TERRAS”), los cuales deben ser excluidos del cotejo para evitar apropiación exclusiva. El elemento predominante en la marca mixta es el denominativo, especialmente “TERRAS”, que no se encuentra en la marca notoria. El cotejo sucesivo de las marcas evidenció diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales. La pronunciación y estructura fonética de “TERRAS D´EL REI” difiere claramente de “EL REY”, reduciendo el riesgo de confusión auditiva. Conceptualmente, “TERRAS D´EL REI” (en portugués, “Tierras del Rey”) evoca un lugar o territorio, mientras que “EL REY” se refiere directamente a un monarca. Esta diferencia conceptual elimina la posibilidad de asociación indebida. Respecto a la protección de la marca notoria, aunque “EL REY” goza de notoriedad en la clase 30, no se demostró que la marca mixta “TERRAS D´EL REI” se aprovechara indebidamente de su prestigio ni que existiera dilución de su distintividad. Finalmente, se analizó el alegato sobre el principio de confianza legítima frente a decisiones anteriores de la SIC, concluyéndose que el examen de registrabilidad es autónomo y debe hacerse caso por caso, sin que decisiones previas vinculen el análisis actual.

Decisión y efectos

El Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad relativa, confirmando la legalidad de las resoluciones de la SIC que concedieron el registro de la marca mixta “TERRAS D´EL REI” para productos de la clase 33. No se impusieron costas, dado que no se acreditaron causales para ello. Se ordenó remitir copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a los procedimientos vigentes. Esta decisión reafirma la importancia de un análisis riguroso y contextualizado en materia de propiedad industrial, especialmente en el cotejo de marcas con elementos comunes y en la protección de marcas notorias en el marco del derecho comunitario andino. Con esta sentencia, el Consejo de Estado establece un precedente relevante para futuros casos de disputas marcarias, destacando que la coexistencia de marcas con elementos similares pero con diferencias suficientes no necesariamente implica un riesgo de confusión o asociación indebida, siempre que se respeten los principios de registrabilidad y protección de la propiedad industrial.