Providencia emitida en única instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en única instancia, resolvió la acción de nulidad relativa promovida por una reconocida sociedad contra las resoluciones 21227 de 16 de abril de 2021 y 37907 de 21 de junio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa CATSAS “CONSTRUCCIONES DE ALTA TECNOLOGÍA” para servicios en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue interpuesta contra la SIC con el fin de anular las resoluciones mencionadas, que rechazaron la oposición presentada por la actora frente al registro de la marca CATSAS solicitada por un tercero interesado. La parte demandante, titular de numerosos registros marcarios que contienen la expresión “CAT” para productos y servicios vinculados al sector de la construcción y maquinaria pesada, alegó que la marca concedida genera un riesgo de confusión e inducción a error en el público consumidor, violando el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. Tras agotarse la vía administrativa, la Sala del Consejo de Estado asumió competencia para conocer del proceso y, tras analizar los alegatos de las partes, procedió a decidir.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

La Sala aplicó las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establecen criterios claros para el cotejo marcario en cuanto a similitud ortográfica, fonética y conceptual, así como para determinar la conexidad competitiva entre productos y servicios amparados por marcas en conflicto. El análisis integral de los signos en litigio consideró excluir las partículas descriptivas, genéricas y de uso común, tales como “CONSTRUCCIONES”, “DE”, “ALTA”, “TECNOLOGÍA” y la indicación societaria “SAS”, para enfocarse en el elemento nominativo esencial del signo concedido, “CATSAS”, y su comparación con las marcas “CAT” y “CATERPILLAR”. 1. Similitud con la marca CATERPILLAR: La comparación reveló diferencias ortográficas y fonéticas sustanciales, dada la extensión y composición de cada signo, lo que impide concluir en un riesgo de confusión o asociación para el público consumidor. 2. Similitud con la familia de marcas CAT: En contraste, se constató que “CATSAS” comparte la totalidad de la primera sílaba “CAT” con las marcas previamente registradas, generando similitud ortográfica y fonética significativa. Además, la marca cuestionada carece de elementos adicionales que le otorguen distintividad suficiente para evitar la confusión. La Sala también corroboró la existencia de conexidad competitiva entre los servicios amparados por la marca concedida y los productos y servicios protegidos por las marcas CAT. Se evidenció una relación de sustituibilidad, dado que los servicios de construcción, reparación e instalación son intercambiables con los servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos para construcción que distinguen las marcas CAT. Asimismo, se identificó complementariedad y una alta probabilidad de que el consumidor asocie ambas marcas a un mismo origen empresarial. En consecuencia, la Sala concluyó que la coexistencia pacífica de la marca CATSAS con la familia de marcas CAT no es posible, pues genera riesgo de confusión o asociación en el consumidor medio, vulnerando el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000.

Decisión y efectos

El Consejo de Estado declaró la nulidad de las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedieron el registro de la marca CATSAS “CONSTRUCCIONES DE ALTA TECNOLOGÍA”. Como consecuencia, ordenó cancelar el certificado de registro correspondiente y publicar la parte resolutiva de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. No se impuso condena en costas a la parte demandante, en atención a que no se probaron causales para ello. La providencia se notificará además al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a la normativa aplicable.

Implicaciones jurídicas

Este fallo reafirma la importancia del análisis riguroso y detallado en materia de propiedad industrial, en especial en el cotejo marcario que debe considerar la percepción del consumidor medio y la realidad del mercado. Asimismo, protege la figura de la familia de marcas como mecanismo de defensa frente a registros que puedan generar confusión o asociación indebida. La decisión contribuye a la certeza jurídica en el registro de marcas, preservando el derecho de los titulares legítimos y evitando prácticas que puedan afectar la competencia leal y la transparencia en el mercado. --- Esta sentencia constituye un precedente relevante para procesos de registro marcario en Colombia y la Comunidad Andina, destacando la aplicación de los principios “prior tempore, potior iure” y “in dubio pro signo priori” en defensa de los derechos marcarios adquiridos.