Contexto y antecedentes del caso

El Consejo de Estado conoció el proceso promovido por una sociedad que solicitó el registro del signo mixto XM para identificar servicios financieros y educativos en las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio negó inicialmente este registro y confirmó dicha negativa en la resolución que resolvió el recurso de apelación. La demandante solicitó la nulidad de ambas resoluciones y el restablecimiento del derecho.

Normativa aplicable y competencia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, competente en única instancia para este caso, basó su análisis en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece las causales de irregistrabilidad de signos marcarios. Particularmente, se centró en el literal a) del artículo 136, que prohíbe el registro de signos idénticos o similares a marcas anteriores para productos o servicios iguales o conexos, cuando exista riesgo de confusión o asociación.

Análisis del riesgo de confusión y similitud entre signos

La comparación entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas —todas bajo la expresión XM— reveló una identidad ortográfica y fonética plena, sin elementos adicionales que permitan diferenciación. La Sala destacó que el elemento nominativo prevalece sobre los gráficos en la percepción del consumidor, por lo que la similitud en la expresión es determinante. Respecto al análisis ideológico, al tratarse de signos de fantasía sin significado en español, no resultó relevante para el cotejo.

Conexidad entre los servicios

El signo solicitado abarca servicios financieros y educativos relacionados con cambios de divisas y comercialización diferencial, mientras que las marcas previas cubren servicios en las mismas clases, incluyendo educación, formación, seguros, negocios financieros, publicidad y administración comercial. Se concluyó que existe una conexión competitiva entre estos servicios, incluyendo relaciones de complementariedad y posibilidad razonable de que los consumidores asocien el origen empresarial.

Familia de marcas y fuerza distintiva

El tercero interesado en el proceso demostró la existencia de una familia de marcas basadas en la expresión común XM, registrada en múltiples clases. La Sala señaló que las partículas adicionales en algunas marcas registradas, como "los expertos en mercados", son expresiones de uso común, las cuales deben excluirse del cotejo, reforzando la fuerza distintiva del elemento XM.

Conclusión y decisión

El Consejo de Estado concluyó que el signo mixto XM solicitado no cumple con los requisitos de distintividad necesarios para evitar el riesgo de confusión con las marcas previamente registradas. Por tanto, confirmó la legalidad de las resoluciones que negaron el registro marcario y negó las pretensiones de la demanda. Adicionalmente, no se condenó en costas a la parte demandante por no haberse probado su procedencia.

Implicaciones

Esta decisión reafirma el criterio jurídico sobre la causal de irregistrabilidad por riesgo de confusión en el sistema marcario colombiano y la aplicación uniforme de la normativa comunitaria andina. Las empresas y solicitantes de marcas deben considerar la existencia de expresiones comunes y la posible confusión con marcas previas, especialmente dentro de familias marcarias consolidadas, para evitar la negación de registros.

Vigencia

La sentencia, proferida en marzo de 2025, es definitiva y obliga a la Superintendencia de Industria y Comercio a mantener la negativa del registro del signo mixto XM para los servicios indicados. Esta providencia será remitida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforme a la normativa vigente para asegurar la uniformidad en la interpretación del derecho marcario comunitario, contribuyendo así a la seguridad jurídica en la protección de marcas dentro del ámbito andino.

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Consejo de Estado confirma negación de registro marcario por riesgo de confusión con marcas previas

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