Contexto y antecedentes del caso

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) canceló en 2016 el registro de la marca mixta “DUMONT” para productos de tabaco, aduciendo que la marca había sido utilizada de manera diferente a la registrada, con modificaciones sustanciales que impedían demostrar su uso real y efectivo. La acción fue promovida mediante un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por el titular del registro, quien argumentó que el elemento principal de la marca es el nominativo “DUMONT”, cuyo uso sí se había demostrado dentro del período pertinente.

Argumentos de las partes

El titular del registro aportó facturas y certificaciones que acreditaban la comercialización de productos con la marca “DUMONT” en su aspecto denominativo durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación, período exigido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Además, señaló que la prohibición legal de publicitar productos de tabaco impide presentar pruebas de uso gráfico, pero esto no afecta la validez del uso real y efectivo de la marca en su componente nominativo. Por su parte, la SIC sostuvo que la marca usada en el mercado no coincide con la registrada, debido a la ausencia de pruebas que mostraran el uso conjunto del nombre con el elemento gráfico. Un tercero con interés directo en el proceso apoyó esta posición, señalando que las alteraciones en la marca eran sustanciales y no accesorias.

Fundamentos jurídicos y decisión de la Sala

El Consejo de Estado recordó que, según el artículo 165 de la Decisión 486, la cancelación por falta de uso solo procede si la marca no ha sido usada en los tres años consecutivos previos a la acción y que el uso que difiera solo en detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo no debe motivar la cancelación. La Sala destacó que en las marcas mixtas el elemento predominante suele ser el denominativo, que es el que otorga la fuerza expresiva y diferenciadora en el mercado. En este caso, la parte gráfica (una cajetilla de cigarrillos) es un elemento secundario que no modifica la distintividad del signo cuando no se utiliza. Las pruebas aportadas demostraron el uso real y efectivo de la expresión “DUMONT” en el mercado para los productos protegidos, aun sin la representación gráfica. La Sala también tuvo en cuenta que la Ley 1335 de 2009 prohíbe la publicidad de marcas de tabaco, lo que explica la ausencia de pruebas gráficas. Por estas razones, se concluyó que la cancelación total del registro fue improcedente y que la resolución de la SIC incumplió lo previsto en la normativa aplicable.

Consecuencias y efectos de la sentencia

La Sala declaró la nulidad de la resolución que canceló el registro de la marca “DUMONT” y ordenó la reinscripción del registro a favor del titular. Además, condenó en costas a la entidad demandada y dispuso la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Esta decisión reafirma la protección jurídica de las marcas mixtas, reconociendo la prevalencia del elemento denominativo en el uso comercial y estableciendo un precedente relevante para casos similares de cancelación por falta de uso, especialmente en sectores regulados como el tabacalero.

Resumen de criterios aplicados

| Aspecto | Criterio aplicado en la sentencia ---------|---------------------------------- Período para demostrar uso | Tres años consecutivos previos a la acción de cancelación Elemento predominante en marca mixta | El denominativo (nombre) Uso gráfico versus uso denominativo | Uso exclusivo del denominativo válido si no altera distintividad Modificaciones sustanciales | Justifican cancelación si afectan distintividad Prohibición de publicidad en tabaco | Explica ausencia de pruebas gráficas sin afectar uso real Efecto de la sentencia | Nulidad de cancelación y reinscripción del registro | Esta resolución contribuye a clarificar los estándares para la evaluación del uso efectivo de marcas mixtas y la interpretación de la Decisión 486 en materia de propiedad industrial, ofreciendo mayor seguridad jurídica a los titulares de marcas en sectores con restricciones especiales.