Tribunal e instancia

La providencia fue dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de Colombia, actuando en única instancia, conforme al artículo 149, numeral 8, de la Ley 1437 y el reglamento interno de la corporación.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó con la solicitud de registro de la marca mixta “ADN” presentada por una entidad editorial para distinguir servicios de publicidad y relacionados, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza). Esta solicitud fue objeto de oposición por parte de un tercero que ostentaba registros previos de marcas denominativas y mixtas “ADN” en diversas clases, incluyendo la 35, para servicios de reagrupamiento de prendas de vestir, así como en las clases 14, 18 y 25, vinculadas a productos como joyas, cuero y prendas de vestir. Inicialmente, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado, fundamentándose en la posible confusión con las marcas previamente registradas del opositor. Sin embargo, el recurso de apelación interpuesto fue resuelto favorablemente para la entidad editorial, revocando la negativa y concediendo el registro de la marca “ADN” para los servicios señalados. Frente a esta decisión, el tercero interesado interpuso acción de nulidad relativa contra la Resolución que concedió el registro, argumentando violación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que prohíbe el registro de signos idénticos o similares para productos o servicios que puedan generar riesgo de confusión o asociación. Durante el proceso, el Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la aplicación de las normas pertinentes en materia de propiedad industrial, la cual fue resuelta en 2023, aportando criterios jurisprudenciales para el análisis de riesgos de confusión y la comparación de signos distintivos.

Consideraciones principales de la providencia

El Consejo de Estado realizó un exhaustivo análisis jurídico basado en la normativa comunitaria andina, particularmente en la Decisión 486 de 2000 y las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se destacó que la acción interpuesta es de nulidad relativa, cuyo propósito es proteger derechos subjetivos de terceros afectados por el registro de marcas. Se aplicó además el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, que impide anular registros cuando la causal de nulidad ha dejado de ser aplicable al momento de la decisión judicial. En este sentido, se constató que dos de las marcas previamente registradas por el demandante en las clases 14 y 18 se encontraban caducadas, por lo que no podían ser tenidas en cuenta para sustentar la nulidad. El análisis de la similitud entre la marca concedida y las marcas previamente registradas reveló identidad ortográfica, fonética e ideológica en las denominaciones “ADN” y “A.D.N.”, sin que el signo cuestionado contara con elementos adicionales que le otorgaran distintividad suficiente para diferenciarlas. No obstante, el elemento determinante para mantener el registro fue la ausencia de conexidad competitiva entre los servicios y productos protegidos por las marcas en disputa. La marca concedida identificaba servicios de publicidad y abonos a periódicos, mientras que las marcas previas protegían productos y servicios relacionados con prendas de vestir y artículos de cuero, que aunque ubicados en la misma clase 35, son diferentes en naturaleza, finalidad y canales de comercialización. El Consejo de Estado explicó que la inclusión en la misma clase de Niza no determina automáticamente la similitud o conexidad, debiendo analizarse criterios como la sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad en la asociación de productos o servicios. Además, se consideró que el consumidor medio no confundiría ni asociaría ambas marcas, dado que los públicos objetivos y canales de comercialización son distintos, y que no existe riesgo de atribuir erróneamente un origen empresarial común. En cuanto a la marca nominativa “A.D.N. JEANS”, se excluyó la palabra genérica “JEANS” del cotejo, reconociéndola como expresión de uso común para productos textiles, lo que reduce su fuerza distintiva. Finalmente, el Ministerio Público recomendó negar las pretensiones de nulidad, y la Sala confirmó la validez de la Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro.

Conclusión de la decisión

El Consejo de Estado declaró que no procede la nulidad relativa de la Resolución que otorgó el registro de la marca mixta “ADN” para servicios de publicidad en la Clase 35, al no configurarse el riesgo de confusión ni asociación con las marcas previamente registradas, debido a la inexistencia de conexidad competitiva entre los servicios y productos protegidos. Por lo tanto, se mantuvo la presunción de legalidad del acto administrativo impugnado y se negaron las pretensiones de la demanda. Esta decisión reafirma la importancia de un análisis riguroso y contextualizado en materia de propiedad industrial, resaltando que la comparación de marcas debe ir más allá de la mera similitud gráfica o fonética, considerando la naturaleza de los servicios o productos y el mercado al que se dirigen. Asimismo, pone de manifiesto la aplicación uniforme de la normativa comunitaria andina en Colombia y la relevancia de la interpretación prejudicial como mecanismo para garantizar la coherencia jurídica en la región, fortaleciendo la seguridad jurídica para los titulares de marcas y contribuyendo al desarrollo del mercado y la competencia leal.

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Consejo de Estado confirma registro de marca “ADN” pese a oposición por posible riesgo de confusión en Clase 35 de Niza

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