Providencia judicial en única instancia del Consejo de Estado

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado pronunció una sentencia de única instancia en el proceso radicado bajo el número 11001 03 24 000 2018 00327 00, en el cual se discutió la nulidad relativa de actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Estos actos concedieron el registro marcario del signo “NOVALENE” para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La demanda fue interpuesta por una sociedad titular de la marca “NOVOLEN”, que formuló oposición alegando la irregistrabilidad por similitud y riesgo de confusión.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad demandante presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “NOVALENE”, argumentando que existía una alta similitud ortográfica y fonética con su marca “NOVOLEN”, que identifica productos y servicios en las clases 1, 17 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La oposición fue declarada infundada por la SIC mediante la Resolución N° 34597 de 14 de junio de 2017, que concedió el registro a favor de la solicitante. Posteriormente, el recurso de apelación interpuesto fue resuelto mediante Resolución N° 15247 de 1 de marzo de 2018, que confirmó la decisión anterior. Ante esta confirmación, la parte demandante promovió acción de nulidad relativa contra ambos actos administrativos, solicitando la anulación del registro “NOVALENE” y la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme al artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Durante el trámite procesal, la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad titular de la marca “NOVALENE” presentaron contestación a la demanda, defendiendo la validez del registro y argumentando la ausencia de riesgo de confusión y conexidad competitiva entre ambas marcas. El Ministerio Público no intervino en esta etapa.

Consideraciones del Consejo de Estado

El análisis jurídico se centró en la interpretación y aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que prohíbe el registro de marcas que sean idénticas o semejantes a otras previamente registradas, cuando identifiquen productos o servicios iguales o similares, o puedan generar riesgo de confusión o asociación. El Consejo de Estado recordó que para configurar dicha causal se requieren dos elementos: i) semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) identidad o similitud entre los productos o servicios que distinguen las marcas en conflicto, lo que se denomina conexidad competitiva. En cuanto al primer elemento, la Sala encontró que las marcas “NOVALENE” y “NOVOLEN” presentan similitudes ortográficas y fonéticas relevantes. Ambas son marcas nominativas compuestas por palabras de fantasía, con una raíz común “NOV” y terminaciones similares, que podrían inducir a error en el consumidor promedio si se consideran aisladamente. No obstante, y en atención a la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala destacó la importancia de excluir del análisis las partículas de uso común en el sector industrial, como “NOVA”, “NOVO”, “LEN” y “LENE”, que son ampliamente utilizadas en marcas de productos y servicios relacionados con plásticos, cauchos y polímeros. Sin embargo, en este caso, la comparación debió hacerse con las marcas en su conjunto para evitar desvirtuar el análisis. Respecto al segundo elemento, la Sala identificó que los productos y servicios amparados por cada marca pertenecen a clases internacionales diferentes y tienen naturalezas y finalidades distintas. La marca “NOVALENE” se asocia con productos plásticos terminados para embalaje y envoltura, destinados a consumidores finales en el mercado masivo. Por otro lado, la marca “NOVOLEN” identifica materiales de transformación industrial como catalizadores, químicos, cauchos y polímeros, así como servicios técnicos especializados, dirigidos a un público consumidor especializado y con mayor conocimiento técnico. Este análisis evidenció la ausencia de conexidad competitiva, ya que no existe sustitución, complementariedad ni canales de comercialización comunes entre los productos y servicios de ambas marcas. Tampoco se detectó riesgo de asociación empresarial en la mente del consumidor, dado que los sectores y públicos objetivos son distintos.

Decisión final y efectos

Por las razones expuestas, la Sala Primera del Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad relativa promovidas contra las resoluciones que concedieron el registro de la marca “NOVALENE”, manteniendo la presunción de legalidad de los actos administrativos en cuestión. Además, se dispuso el envío de copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. Esta decisión reafirma la importancia de un análisis integral que, más allá de la mera similitud gráfica o sonora de los signos distintivos, contemple la naturaleza de los productos y servicios, los canales de comercialización y el perfil del consumidor, para determinar la existencia o no de riesgo de confusión o asociación en el mercado. En definitiva, el fallo contribuye a la consolidación de criterios claros para la protección de la propiedad industrial, garantizando el equilibrio entre los derechos marcarios y la libre competencia, así como la protección del consumidor.

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Consejo de Estado niega nulidad de registro marcario por falta de conexidad competitiva entre signos similares

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