Tribunal y naturaleza de la providencia

La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, actuando en única instancia en un proceso de nulidad relativa contra actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Mediante dicha providencia, el alto tribunal negó la nulidad de dos resoluciones emitidas por la SIC en 2016 y 2017 que concedieron el registro de dos marcas a una sociedad comercial.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue interpuesta por una sociedad dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios, que alegó la nulidad de las resoluciones de la SIC por considerar que la concesión del registro de las marcas “TOSTAO CAFÉ & PAN” (en sus modalidades mixta y nominativa) a favor de otra sociedad vulneraba su derecho exclusivo sobre la marca “TOSTAO”, previamente registrada para productos en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Niza. El demandante argumentó que las marcas cuestionadas reproducían de manera idéntica el elemento nominativo distintivo “TOSTAO”, generando riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Además, señaló que las expresiones adicionales “CAFÉ” y “PAN” eran genéricas y descriptivas, sin aportar distintividad, constituyendo una apropiación indebida del prestigio comercial adquirido por la marca original. La sociedad titular de las marcas registradas respondió que existían diferencias significativas tanto en la parte gráfica como nominativa, y que los productos y servicios protegidos eran distintos o dirigidos a públicos diferentes, por lo que no existía riesgo de confusión. La SIC, a su vez, defendió la legalidad y motivación de sus resoluciones, señalando que no se configuraba riesgo de confusión ni asociación. Durante el trámite se solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre los artículos 136, 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, que regulan la irregistrabilidad de signos marcarios por similitud o identidad con marcas o nombres comerciales anteriores.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado examinó los antecedentes, el contexto normativo y la interpretación prejudicial recibida, y centró su análisis en los requisitos para determinar el riesgo de confusión o asociación entre signos distintivos conforme a la Decisión 486 de 2000 y la Constitución Política.

1. Elemento predominante en las marcas mixtas: Se estableció que el elemento nominativo es el que predomina en la percepción del consumidor, pues las palabras transmiten la información distintiva más relevante, mientras que los elementos gráficos carecen de suficiente notoriedad o novedad.

2. Análisis de términos genéricos y descriptivos: Se concluyó que las palabras “CAFÉ”, “PAN” y el símbolo “&” son de uso común y descriptivo dentro de las clases 30, 35 y 43 del Nomenclátor de Niza, y por tanto no pueden ser objeto de exclusividad. El término “TOSTAO”, aunque evocativo y descriptivo de un proceso de tostión aplicado a alimentos como café y pan, no es de uso común, pero posee una fuerza distintiva débil debido a su carácter descriptivo y evocativo.

3. Cotejo ortográfico, fonético y conceptual: El tribunal realizó una comparación detallada entre las marcas en conflicto, observando que las marcas impugnadas contienen el término “TOSTAO” acompañado de las palabras “CAFÉ” y “PAN”, así como de signos gráficos (apóstrofo y ampersand) que modifican su composición, extensión y pronunciación. Estas diferencias generan una configuración marcaria distinta que disminuye el riesgo de confusión o asociación en el consumidor medio.

4. Ausencia de apropiación indebida y riesgo de confusión: El Consejo de Estado concluyó que no existe una identidad o similitud suficiente para configurar la causal de irregistrabilidad de las marcas según los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Además, se determinó que la inclusión de términos genéricos y descriptivos no puede atribuirse como monopolio exclusivo y que las resoluciones de la SIC estaban debidamente motivadas, cumpliendo con el deber constitucional de protección al derecho de propiedad industrial.

5. Sobre el nombre comercial: Se consideró innecesario analizar separadamente la posible afectación al nombre comercial registrado por la demandante, dado que no se probó la similitud entre los signos que pudiera generar el riesgo de confusión o asociación.

Conclusión y efectos de la sentencia

En consecuencia, el Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad relativa contra las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedieron el registro de las marcas “TOSTAO CAFÉ & PAN”. La Sala confirmó que las marcas impugnadas no vulneran los derechos de propiedad industrial del titular de la marca “TOSTAO” ni generan riesgo de confusión en el mercado. No se decretaron costas en el proceso, y se ordenó remitir copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cumplimiento de normas comunitarias. Con esta decisión, se reafirma el respeto a la pluralidad de signos marcarios en sectores comerciales donde predominan términos genéricos y descriptivos, y se reconoce la importancia de un análisis integral y motivado para el examen de registrabilidad. Este pronunciamiento es relevante para la jurisprudencia en materia de propiedad industrial, pues establece criterios claros para el análisis de la similitud entre marcas mixtas y nominativas, la valoración de elementos genéricos y descriptivos, y la protección del derecho exclusivo sobre signos distintivos conforme al marco normativo nacional y comunitario.

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Consejo de Estado confirma registro de marcas "TOSTAO CAFÉ & PAN" tras analizar similitud con marca previa

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