Providencia y tribunal

La providencia es una sentencia de única instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, que resuelve una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El proceso se originó por la negativa de registro de la marca “BEACON” y la confirmación de dicha negativa en el recurso de apelación correspondiente.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad solicitante pidió el registro de la marca nominativa “BEACON” para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante una extensión territorial bajo el sistema de Madrid. La solicitud fue publicada sin oposiciones, pero la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro mediante la resolución número 31205 de junio de 2017, argumentando que el signo solicitado era similar a las marcas previamente registradas “IBEACON” (nominativa y mixta) propiedad de Apple Inc., para productos y servicios en las clases 9 y 35, lo que podría causar riesgo de confusión o asociación. Contra esta decisión, la solicitante interpuso recurso de apelación que fue igualmente negado por la resolución número 4933 de enero de 2018. En consecuencia, se interpuso demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de ambos actos administrativos y el restablecimiento del derecho para que se concediera el registro de la marca “BEACON”.

Consideraciones de la Sala

El Consejo de Estado centró su análisis en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que prohíbe el registro de signos idénticos o semejantes a marcas previamente registradas para productos o servicios iguales o similares, cuando ello pueda causar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Para ello, la Sala aplicó los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que incluyen:

• El análisis debe hacerse sobre el signo en su conjunto, sin descomponerlo.
• El cotejo debe realizarse sucesivamente, pues el consumidor no observa simultáneamente las marcas en conflicto.
• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues las semejanzas son las que generan el riesgo de confusión o asociación.
• Se debe adoptar la perspectiva del consumidor promedio.

El estudio comparativo entre el signo “BEACON” y las marcas “IBEACON” reveló:

• Similitudes ortográficas significativas, ya que “BEACON” está contenido en la marca “IBEACON” con la única diferencia de la vocal inicial “I”.
• Similitudes fonéticas evidentes, dado que la pronunciación de ambos signos es muy semejante y la ausencia de la vocal “I” es una diferencia mínima que puede pasar desapercibida para el consumidor.
• No se realizó un cotejo conceptual riguroso porque ambas expresiones son consideradas signos de fantasía sin significado específico en el idioma local.

Además, la Sala evaluó la conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican las marcas en conflicto. Aunque ambos signos distinguen productos en la misma clase 9, sus naturalezas y finalidades son distintas: el signo solicitado se relaciona con productos audiovisuales como películas y programas de televisión, mientras que las marcas previas identifican una amplia gama de equipos tecnológicos y servicios comerciales en la clase 9 y servicios de negocios y publicidad en la clase 35. No obstante, la Sala encontró que:

• Existe coincidencia en los canales de comercialización, especialmente en tiendas minoristas que ofrecen tanto equipos tecnológicos como material audiovisual.
• Los medios de publicidad coinciden, incluyendo televisión, radio, prensa e internet.
• Hay complementariedad entre los productos, ya que la adquisición de material audiovisual puede requerir dispositivos tecnológicos compatibles para su reproducción y mejor experiencia.
• En términos de percepción del consumidor, la similitud entre las marcas y la conexión entre los productos puede generar confusión o la asociación errónea de que provienen del mismo empresario o están relacionados comercialmente.

En cuanto al argumento de coexistencia marcaria presentado por la demandante, consistente en un supuesto acuerdo con Apple Inc., la Sala recordó que tales acuerdos no obligan a la autoridad de marcas a conceder el registro si persiste riesgo de confusión o asociación que afecte al interés general y a los consumidores. Por ello, la existencia de un acuerdo privado no garantiza la registrabilidad del signo.

Decisión final

El Consejo de Estado confirmó la legalidad de las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que negaron el registro de la marca “BEACON” para productos en la clase 9, concluyendo que el signo solicitado es similar a las marcas previas “IBEACON” y que su coexistencia en el mercado generaría un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Por lo tanto, negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por la solicitante. Adicionalmente, la entidad demandante fue condenada en costas por concepto de agencias en derecho. La providencia contiene además disposiciones relacionadas con la representación judicial de las partes y el trámite final del expediente.

Importancia jurídica

Esta sentencia reafirma los criterios aplicables en materia de propiedad industrial para el análisis de registrabilidad de marcas bajo la normativa comunitaria andina, destacando la protección del consumidor y la libre competencia frente a signos que puedan inducir a error respecto del origen empresarial de productos y servicios. Asimismo, subraya que los acuerdos privados de coexistencia no eximen a la autoridad de marcas de su obligación de proteger el interés general y evitar riesgos de confusión en el mercado. La providencia sirve como referencia para casos similares en los que se deban evaluar la similitud entre signos y la conexidad competitiva, y enfatiza la importancia del análisis integral y riguroso que incluye aspectos ortográficos, fonéticos, conceptuales y comerciales en la materia de signos distintivos.