Contexto y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado profirió sentencia en única instancia en el proceso de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por una sociedad solicitante contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La demanda cuestionaba la legalidad de la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, la cual negó el registro de la marca nominativa "MONGOL" para productos de la Clase 16 internacional.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad solicitante pidió el registro del signo nominativo "MONGOL" para distinguir productos relacionados con papel, cartón, artículos de imprenta, papelería y otros, clasificados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue objeto de oposición por parte de un tercero con interés directo, titular de una marca homónima registrada y reconocida como notoriamente conocida para lápices de grafito en la misma clase. Inicialmente, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro a la solicitante mediante Resolución núm. 8144 de 2012. Sin embargo, en segunda instancia, el Superintendente Delegado revocó esa decisión mediante la Resolución núm. 17452 de 2014, acogiendo la oposición con fundamento en la notoriedad reconocida previamente para la marca opositora. El proceso judicial incluyó la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) sobre la aplicación de la Decisión 486 de 2000, que regula la propiedad industrial en la subregión andina. El TJCA emitió su interpretación en 2024, reiterando la necesidad de un análisis caso por caso para acreditar la notoriedad de una marca, enfatizando que el reconocimiento administrativo o judicial previo no constituye prueba suficiente per se.

Consideraciones jurídicas y análisis de la providencia

El Consejo de Estado recordó que la notoriedad de una marca debe acreditarse con pruebas pertinentes, conducentes y útiles que permitan evaluar, entre otros aspectos, el grado de conocimiento del signo en el sector pertinente, la extensión y duración de su uso y promoción, el volumen de ventas, y la inversión en publicidad, conforme al artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. En el caso concreto, el tercero con interés aportó diversas pruebas, tales como estudios de notoriedad, certificados de ventas, estados financieros, materiales publicitarios y contratos de cesión de la marca. Sin embargo, la Sala encontró que la mayoría de estos documentos correspondían a períodos posteriores a la fecha de solicitud del registro (21 de septiembre de 2005) y que algunos estudios no eran suficientemente conducentes para acreditar la notoriedad en ese momento. La Sala destacó que la autoridad administrativa, al negar el registro, no realizó un análisis exhaustivo y específico de los medios probatorios para demostrar la notoriedad de la marca opositora en la fecha relevante. Esta omisión vulneró el artículo 228 de la Decisión 486, pues no se cumplió con la carga probatoria de demostrar la notoriedad caso por caso. En consecuencia, la Sala desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo acusado y declaró la nulidad de la Resolución núm. 17452 de 2014. Asimismo, ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el registro de la marca nominativa "MONGOL" a favor de la sociedad solicitante, para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Implicaciones y cumplimiento

La decisión reafirma la importancia de un análisis riguroso y fundamentado en la normativa comunitaria andina sobre la notoriedad de marcas, especialmente en procesos de registro marcario y oposición. Además, se destaca la función del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como garante de la interpretación uniforme de la normativa aplicable en los Estados miembros. Finalmente, el Consejo de Estado dispuso remitir copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y ordenar el archivo del expediente una vez quede en firme la providencia. Esta providencia aporta claridad sobre la aplicación de los estándares probatorios en materia de propiedad industrial y la protección de signos notoriamente conocidos, aspectos relevantes para administradores de marcas, autoridades y usuarios interesados en el sistema de registros marcarios, contribuyendo así a una mayor seguridad jurídica y protección efectiva de los derechos de propiedad industrial en la región andina.

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Consejo de Estado anula resolución que negó registro de marca por falta de acreditación de notoriedad

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