Providencia y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en única instancia, profirió sentencia que declara la nulidad relativa de las Resoluciones No. 81873 de 21 de diciembre de 2020 y No. 19518 de 12 de abril de 2021, emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Estas resoluciones habían concedido el registro de la marca mixta “TARG” para distinguir servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Antecedentes fácticos y procesales

Una sociedad dedicada a la comercialización de productos y servicios (demandante) es titular de varias marcas nominativas y mixtas bajo la denominación “TARGET”, registradas en las clases 9ª, 35 y 36, que abarcan desde servicios de venta minorista hasta software y servicios financieros. El solicitante tercero pidió el registro de la marca mixta “TARG” para servicios comprendidos en la clase 35. La solicitud fue publicada y la sociedad demandante presentó oposición argumentando que “TARG” era confundible con sus marcas “TARGET”, vulnerando el artículo 136 literal a) y el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que regulan la irregistrabilidad de signos que puedan causar confusión. La SIC, mediante las resoluciones demandadas, rechazó la oposición y concedió el registro de la marca “TARG”. La parte demandante interpuso recurso de nulidad relativa ante el Consejo de Estado solicitando la anulación de dichas decisiones y la cancelación del registro.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado analizó la legalidad de las resoluciones con base en la Decisión 486 de 2000 y las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en particular las relacionadas con el artículo 136 literal a), que impide registrar marcas idénticas o similares que puedan generar riesgo de confusión o asociación. El análisis se centró en:

• Similitud entre signos: Se constató que la marca “TARG” reproduce íntegramente la raíz denominativa “TARG” de las marcas “TARGET”, sin elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora. La similitud ortográfica y fonética es relevante, pues la pronunciación y composición de ambas marcas comparten un alto grado de semejanza.
• Elemento predominante: El elemento nominativo de las marcas mixtas es el que genera mayor impresión y recordación en el consumidor medio, por lo que su similitud es determinante para el riesgo de confusión.
• Significado conceptual: Aunque “TARGET” es una palabra en inglés que significa “blanco” u “objetivo”, su significado no es de conocimiento común en el público colombiano, y “TARG” carece de significado, por lo que ambas son consideradas signos de fantasía. Esto impide que la comparación se base en un significado conceptual, pero no elimina la similitud fonética y ortográfica.
• Conexión competitiva: Los servicios protegidos por ambas marcas están clasificados en la misma clase 35 y presentan una alta sustituibilidad y complementariedad, incluyendo servicios de asesoramiento comercial, abastecimiento y marketing, que satisfacen necesidades similares del consumidor y utilizan canales de comercialización semejantes.
• Riesgo de confusión y asociación: La similitud entre las marcas y la conexión competitiva entre los servicios incrementan significativamente el riesgo de que el consumidor medio confunda el origen empresarial de los productos y servicios, o asocie erróneamente ambas marcas como pertenecientes a una misma empresa.

El Consejo de Estado recordó que el principio “prior tempore, potior iure” obliga a proteger la marca registrada primero en el tiempo, y que cada solicitud debe analizarse de manera autónoma sin que decisiones previas sobre signos similares obliguen a repetir registros conflictivos.

Decisión y efectos

La Sala concluyó que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que declaró la nulidad de las resoluciones que concedieron el registro de la marca “TARG”. Consecuentemente, se ordenó la cancelación del certificado de registro correspondiente y la publicación de la parte resolutiva en la Gaceta de Propiedad Industrial. No se impusieron costas en el proceso. Esta decisión reafirma la importancia de la protección efectiva de los derechos de propiedad industrial y la garantía de la seguridad jurídica en el registro de marcas, bajo el marco normativo de la Comunidad Andina y la legislación nacional vigente, promoviendo un mercado más transparente y justo para las empresas y consumidores.