Providencia judicial emitida por el Consejo de Estado en única instancia

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, con ponencia de una consejera, resolvió en única instancia el proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2015-00415-00, mediante el cual la sociedad actora interpuso acción de nulidad relativa contra varias resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que otorgaron registros marcarios a favor de una sociedad demandada.

Antecedentes fácticos y procesales

La parte actora alegó que la sociedad demandada, mediante solicitudes presentadas en 2014, obtuvo registros de las marcas nominativas y mixtas "PANISIMO" y "PANISIMO SOLUCIONES FRESCAS" para productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, la actora ostenta desde 1986 derechos sobre el nombre y enseñas comerciales "PANISSSIMO" y "PANISSSIMO EXPRESS", usados en el mercado para productos de panadería y servicios relacionados. La demanda sostuvo que las marcas concedidas por la SIC contienen el elemento denominativo predominante "PANISIMO", que es ortográfica y fonéticamente similar a su nombre y enseñas comerciales, lo que genera riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, impidiendo su coexistencia pacífica en el mercado. Además, se indicó que las palabras "SOLUCIONES" y "FRESCAS" son de uso común y descriptivo, por lo que no dotan de distintividad suficiente para diferenciar las marcas en conflicto. La sociedad demandada contestó la demanda solicitando su rechazo, argumentando que la actora no probó el uso calificado del nombre y enseñas comerciales alegados, y que las marcas cuestionadas constituyen una actualización de su marca base "PANISIMO" registrada en 2006. Durante el trámite, se llevó a cabo audiencia inicial y se solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que estableció criterios claros para el análisis de identidad o semejanza y riesgo de confusión entre signos distintivos.

Consideraciones jurídicas y principales fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado analizó la naturaleza de las marcas cuestionadas y el derecho adquirido sobre el nombre y enseñas comerciales previas. Se concluyó que las marcas "PANISIMO" y "PANISIMO SOLUCIONES FRESCAS" no constituyen marcas derivadas de la marca base "PANISIMO" registrada en 2006, debido a que presentan variaciones sustanciales y cubren productos y servicios adicionales. Respecto al derecho sobre el nombre y enseñas comerciales, el Tribunal señaló que la protección se adquiere por su uso real, efectivo y continuo en el comercio, el cual fue suficientemente acreditado por la actora mediante diversos documentos, contratos, facturas, certificaciones comerciales y publicidad que demuestran la permanencia y reconocimiento de "PANISSSIMO" y "PANISSSIMO EXPRESS" desde 1986 y 2013 respectivamente, antes de las solicitudes de registro de las marcas cuestionadas. En cuanto al análisis comparativo, se aplicaron las reglas para el cotejo marcario según la interpretación prejudicial, excluyendo las palabras descriptivas y de uso común "SOLUCIONES" y "FRESCAS" del examen de distintividad. Se determinó que existe una semejanza ortográfica y fonética significativa entre "PANISIMO" y "PANISSSIMO", principalmente por compartir la raíz léxica "PANISIMO", elemento que tiene mayor impacto en la mente del consumidor. El análisis ideológico fue limitado dado que ambas expresiones son consideradas signos de fantasía sin significado conceptual propio en el idioma. Asimismo, se evidenció que los productos y servicios amparados por las marcas y el nombre y enseñas comerciales comparten la misma naturaleza, ámbito competitivo y canales de comercialización, lo que aumenta el riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Por lo anterior, el Consejo de Estado concluyó que se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual declaró la nulidad de las resoluciones que concedieron los registros marcarios impugnados y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar dichos registros y publicar esta decisión en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Finalmente, se remitió copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y se ordenó el archivo del expediente una vez la sentencia quedara en firme. --- Esta sentencia reafirma la importancia del derecho de uso efectivo y continuo en la protección de nombres y enseñas comerciales y establece con claridad los criterios para el examen de confundibilidad en materia marcaria, garantizando la correcta aplicación del régimen común sobre propiedad industrial en el contexto nacional y comunitario andino.