Providencia emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 2015 y 6137 de 10 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Dichas resoluciones negaron el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente conectores eléctricos y electrónicos, cables, cargadores y adaptadores.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad solicitante presentó la solicitud de registro de la marca “APPLE LIGHTNING” en octubre de 2014, la cual fue publicada sin recibir oposiciones. Sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC negó el registro, basándose en la existencia de la marca nominativa “LIGHTNING”, registrada en la misma clase por un tercero. La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. Ante esta negativa, la parte solicitante interpuso demanda ante el Consejo de Estado, alegando que el signo solicitado no generaba riesgo de confusión con la marca previamente registrada, pues el término “APPLE” otorga una distintividad suficiente que permite diferenciar los productos en el mercado. Además, sostuvo que su marca forma parte de una familia de marcas notorias. Durante el trámite procesal, se solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual emitió criterios sobre los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 y otros artículos relacionados con la registrabilidad de marcas, el riesgo de confusión y la valoración de la notoriedad.

Consideraciones de la Sala

La Sala identificó como problema jurídico la evaluación de si existía riesgo de confusión entre el signo solicitado “APPLE LIGHTNING” y la marca “LIGHTNING” registrada para productos de la misma clase. Para resolver, el Consejo de Estado aplicó las reglas de cotejo marcario establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que incluyen un análisis integral sin descomponer los signos y un enfoque en las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales desde la perspectiva del consumidor medio. En cuanto a la comparación ortográfica, se determinó que aunque el signo solicitado incluye íntegramente la palabra “LIGHTNING”, la adición del término “APPLE” al inicio otorga una distintividad suficiente para diferenciarlo. Fonéticamente, la pronunciación de “APPLE LIGHTNING” difiere notablemente de “LIGHTNING” debido a la estructura compuesta y el ritmo diferente, lo que reduce el riesgo de confusión. Desde el punto de vista conceptual, ambas palabras son consideradas términos de fantasía sin una asociación conceptual directa para el consumidor medio, lo que impide establecer similitudes ideológicas que puedan generar confusión. Por lo anterior, la Sala concluyó que no existe riesgo de confusión ni asociación entre las marcas, por lo que el signo “APPLE LIGHTNING” posee distintividad extrínseca y debería ser registrado.

Decisión final

El Consejo de Estado declaró la nulidad de las resoluciones de la SIC que negaron el registro de la marca “APPLE LIGHTNING” y ordenó conceder dicho registro para amparar productos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, se ordenó la publicación de la decisión en la Gaceta de Propiedad Industrial y se remitió copia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No se impusieron condenas en costas, dado que no se evidenció causación ni prueba de las mismas. Esta providencia resalta la importancia de aplicar criterios claros y precisos en la evaluación de signos distintivos, especialmente en casos donde la coexistencia pacífica de marcas es viable y la distintividad es manifestada mediante la composición compleja del signo solicitado, fortaleciendo así la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial.