Providencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en única instancia

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, resolvió una demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que cuestionaba la legalidad de las resoluciones administrativas que negaron el registro de la marca solicitada para distinguir productos impresos y relacionados con material de enseñanza (clase 16 del Nomenclátor de Niza).

Antecedentes del caso

La sociedad demandante solicitó el registro del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” para productos de la clase 16, cuya solicitud fue objeto de oposición por parte del tercer interesado, propietario de las marcas nominativas “PROSPERITY” y “PROSPERITY BY WISE”, con registros vigentes en Estados Unidos y Colombia respectivamente. La SIC, a través de su Dirección de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, negó inicialmente el registro y confirmó dicha decisión en apelación. La demanda pretendía la nulidad de estas decisiones y la concesión del registro solicitado.

Consideraciones del Consejo de Estado

La Sala inició su análisis confirmando su competencia en única instancia para resolver el caso. Posteriormente, examinó los actos administrativos demandados y planteó el problema jurídico central: determinar si la negativa de registro vulneró normas nacionales y comunitarias, en particular el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929. Atendiendo a la jurisprudencia andina, el Consejo recordó que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a uno previamente registrado para productos iguales o relacionados, cuando ello genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Este riesgo puede ser directo (confusión en la adquisición) o indirecto (atribución errónea del origen empresarial). Se identificó que en el signo mixto predomina el componente nominativo “PROSPERITY”, que es el elemento con mayor impacto en el consumidor. El análisis ortográfico y fonético reveló similitudes significativas con la marca nominativa “PROSPERITY BY WISE”, ya que ambas comparten la palabra distintiva principal en posición inicial, mientras que las palabras adicionales del signo mixto eran consideradas de uso común o insuficientemente distintivas. Desde el punto de vista conceptual, se concluyó que “PROSPERITY” es una palabra extranjera cuyo significado no es de conocimiento general en Colombia, por lo que se considera un signo de fantasía sin carga ideológica que permita comparación. Además, se estableció la conexidad competitiva entre los productos identificados por ambas marcas. Aunque las revistas y publicaciones tienen temáticas diferentes (moda y belleza versus formación administrativa), comparten la misma clase 16, naturaleza, canales de comercialización y finalidad informativa, lo que genera un riesgo de asociación razonable para el consumidor. Respecto a la Convención de Washington de 1929, la Sala verificó que el opositor cumple con los requisitos del artículo 7: es titular de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes, existe similitud confundible entre los signos en disputa, se acreditó que la solicitante tenía conocimiento previo de la marca opositora mediante actuaciones administrativas previas y la cesión de derechos, y los productos son los mismos o relacionados. Finalmente, la Sala evaluó los cargos de falta de motivación y vulneración del debido proceso, concluyendo que los actos administrativos están debidamente fundamentados y que los argumentos presentados no desvirtúan la legalidad de las decisiones.

Decisión y efectos

En virtud de lo anterior, la Sala negó las pretensiones de la demanda, reafirmando la presunción de legalidad de las resoluciones administrativas que negaron el registro del signo mixto. No se condenó en costas por no haberse probado causal para ello. La sentencia se remitió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforme a las disposiciones aplicables, y se ordenó el archivo del expediente una vez la providencia quede en firme. Este fallo reafirma la importancia de respetar los derechos marcarios establecidos en el derecho comunitario andino y en los tratados internacionales, así como la necesidad de proteger al consumidor frente a posibles confusiones derivadas de signos similares en productos o servicios relacionados. De esta manera, se fortalece la seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad industrial y se garantiza un adecuado equilibrio entre los derechos de los titulares de marcas y el interés público.