Providencia emitida por el Consejo de Estado en única instancia

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en única instancia, resolvió la demanda de nulidad relativa contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que concedieron el registro de la marca mixta “EL REY DEL ROA ¡EL PICÓ DEL TREMENDO SONIDO!” para servicios de la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La demanda fue presentada por una sociedad dedicada a productos alimenticios que se opuso al registro alegando similitud con su marca notoria “EL REY” y otras marcas nominativas y mixtas registradas en clases relacionadas.

Antecedentes del caso

La sociedad demandante, reconocida por la notoriedad de su marca “EL REY” en productos de la clase 30, presentó oposición al registro solicitado por otra sociedad para una marca que identificaba servicios musicales y culturales (clase 41). La Superintendencia de Industria y Comercio desestimó la oposición en dos resoluciones, otorgando el registro a la solicitante. La parte demandante acudió entonces al Consejo de Estado para pedir la nulidad de dichos actos administrativos y el restablecimiento de su derecho.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El Consejo de Estado, competente para conocer asuntos relativos a propiedad industrial, abordó la controversia con base en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, así como en la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que precisa los criterios para evaluar la confundibilidad y la protección de marcas notoriamente conocidas. El tribunal realizó un análisis detallado de las marcas en conflicto, identificando que las expresiones “EL”, “REY”, “DEL”, “ROA” y “SONIDO” son de uso común en las clases involucradas y, por ende, poseen un carácter distintivo débil. Además, destacó que la marca cuestionada contiene elementos adicionales (“¡EL PICÓ DEL TREMENDO SONIDO!”) que modifican sustancialmente la impresión global, reduciendo el riesgo de confusión. Desde la perspectiva ortográfica y fonética, se concluyó que la marca mixta presenta una estructura compleja y diferenciada que altera el ritmo y la pronunciación respecto a la marca notoria y nominativa “EL REY”. Conceptualmente, la expresión completa hace referencia a un contexto musical y cultural específico, distinto del significado literal de la marca notoria, que simplemente denota la figura de un monarca. En cuanto a la protección de la marca notoria, si bien se reconoció su notoriedad en productos alimenticios, no se acreditó que el registro impugnado aprovechara indebidamente el prestigio o reputación de dicha marca en el ámbito de servicios musicales y culturales. Tampoco se demostró que existiera riesgo de dilución o asociación indebida. Finalmente, la Sala concluyó que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a derecho al otorgar el registro, y que no se configuraron las causales de nulidad alegadas.

Decisión y efectos

Por lo expuesto, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, confirmó la legalidad de las resoluciones administrativas y ordenó archivar el proceso. Además, no impuso condena en costas, dado que no se acreditó su procedencia. Esta decisión reafirma los criterios para el análisis de similitud y protección de marcas, especialmente en casos donde se enfrentan signos con elementos de uso común y contextos de productos o servicios distintos, garantizando un equilibrio entre la protección de derechos marcarios y la libre competencia. De este modo, se fortalece la seguridad jurídica y se promueve un mercado justo, en el que la coexistencia de marcas es posible siempre que no exista un verdadero riesgo de confusión para los consumidores.