Contexto y antecedentes del caso

El Consejo de Estado, en su función de juez único de última instancia para el caso, conoció la demanda presentada contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La demanda buscaba la nulidad parcial de una resolución administrativa que revocó la decisión inicial de conceder el registro de la marca "DO IT" para productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, tras la oposición de una tercera empresa titular de la marca mixta "DOT" registrada para productos de la clase 9. La solicitante presentó la marca nominativa "DO IT" para productos relacionados con vehículos terrestres, bicicletas y sus accesorios, mientras que la contraparte defendió la oposición basada en la existencia previa de la marca "DOT" para cascos y dispositivos de protección. Inicialmente, la SIC había concedido la marca "DO IT", pero tras el recurso de apelación interpuesto por la empresa opositora, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial revocó la decisión y negó el registro.

Fundamentos jurídicos de la decisión

El Consejo de Estado evaluó especialmente el cumplimiento del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, que establece como causal de irregistrabilidad la identidad o similitud entre signos distintivos y la concurrencia de productos o servicios iguales o conexos que puedan generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Se aplicaron criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que incluyen la comparación ortográfica, fonética e ideológica de los signos, así como el análisis de la conexidad competitiva entre los productos identificados por cada marca.

Análisis comparativo de las marcas y productos

En el cotejo ortográfico, se señaló que aunque "DO IT" está compuesto por dos palabras y "DOT" por una, comparten en esencia las mismas letras, siendo la inclusión de la letra “I” y el espacio insuficientes para eliminar la similitud visual. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambas marcas es muy similar, generando un impacto sonoro casi idéntico para un consumidor promedio hispanohablante, quien probablemente no distinguiría fácilmente entre ambas al escucharlas. En cuanto al análisis conceptual, aunque "DO IT" significa "hazlo" y "DOT" "punto" en inglés, no se evidenció que estos significados sean de conocimiento generalizado para el consumidor colombiano. Además, la marca "DOT" corresponde a un acrónimo reconocido en el ámbito internacional relacionado con estándares de seguridad, lo que podría describir la calidad de los productos amparados. Respecto a la conexidad competitiva, la Sala destacó que los productos identificados por ambas marcas, aunque ubicados en diferentes clases de la Clasificación de Niza, guardan relación complementaria. Por ejemplo, bicicletas y sus componentes (clase 12) y cascos protectores para ciclismo (clase 9) son productos que se comercializan conjuntamente y se dirigen al mismo público consumidor. Este vínculo refuerza la posibilidad de riesgo de confusión o asociación.

Principio de autonomía y conclusiones

El Consejo de Estado recordó que la Superintendencia de Industria y Comercio goza de autonomía para realizar un examen independiente de registrabilidad para cada solicitud, sin obligación de replicar decisiones previas, incluso si existen marcas similares coexistiendo pacíficamente en el mercado. Finalmente, concluyó que el signo "DO IT" no cumple con el requisito de distintividad necesario debido a las similitudes identificadas y la conexidad competitiva, configurando la causal de irregistrabilidad prevista en la Decisión 486 de 2000. Por ello, se negó la demanda y se confirmó la legalidad del acto administrativo que denegó el registro.

Implicaciones prácticas

Esta decisión refuerza la importancia del análisis integral de las marcas y productos en el proceso de registro, considerando no solo la similitud gráfica o fonética, sino también la relación comercial y la percepción del consumidor. Además, establece un precedente sobre la autonomía de las oficinas nacionales en materia de propiedad industrial y la aplicación rigurosa de las directrices comunitarias andinas. No se impusieron costas en el proceso, y se ordenó enviar copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a lo previsto en la normativa aplicable. Esta resolución sienta un precedente importante para futuros casos de conflicto entre marcas con signos similares, subrayando la necesidad de proteger al consumidor frente a posibles confusiones en el mercado.